关于第54120259号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000014848号

　　申请人：迪士尼企业公司
　　委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司
　　被申请人：泉州市潮迪酷体育用品有限公司
　　
　　申请人于2021年11月15日对第54120259号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人“米奇/米老鼠/MICKEY MOUSE”等商标经过宣传和使用已具有较高知名度。争议商标与申请人的第9866247号“米奇”商标、第5931697号“米奇”商标、第288743号“米老鼠”商标、第236266号“MICKEY MOUSE”商标、第3978225号“MICKEY MOUSE”商标、第3730611号图形商标（以下称引证商标一至六）已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。通过申请人的广泛宣传和使用，“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”及（米奇）图形已在中国获得了极高的知名度和声誉。申请人引证商标一、三、四、六应被认定为第25类商品上的驰名商标。争议商标是对申请人在先注册驰名商标的抄袭。“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY”、“MICKEY MOUSE”卡通形象在中国消费者当中的巨大知名度系由申请人通过长期高额投入与宣传而取得，因此申请人无疑对该卡通形象名称带来的商业价值具有无可争议的在先商品化权。争议商标与申请人的“MICKEY”卡通形象名称高度近似，争议商标侵犯了申请人的在先商品化权。争议商标的注册申请明显出自被申请人的主观恶意，违反了诚实信用原则。争议商标的注册或使用将会扰乱社会主义市场经济秩序和公平竞争机制，损害相关公众的利益，从而造成不良影响。争议商标的摹仿抄袭行为扰乱了商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定，申请人请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、中文媒体对《财富》“全球10大最受尊敬企业”排名的报道及品牌价值及世界500强的企业信息打印件；
　　2、中文媒体对The Walt Disney Company发展情况的介绍；
　　3、多家中文媒体对迪士尼乐园及其发展情况的相关报道；
　　4、多家媒体有关上海迪士尼乐园的新闻报道；
　　5、申请人名下系列商标情况；
　　6、有关迪士尼“MICKEY MOUSE”/“MINNIE MOUSE”系列图书杂志的简体中文报道；
　　7、在先相关的裁定书、判决书等；
　　8、其他证据材料。
　　被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1.争议商标由被申请人于2021年3月8日申请注册，2021年10月7日获准注册，核定使用在第25类服装；帽；袜；鞋；围巾等商品上，现为有效注册商标。
　　2.引证商标一至六早于争议商标获准注册，分别核定使用在第25类帽；鞋、围巾；袜；雨衣等商品上，现为申请人所有的有效注册商标。
　　3.至我局审理本案之时，申请人在第20、25、33、35、45类等商品和服务上共申请注册了70件商标，其中包括第39168471号“巴布鼠”商标、第39174381号“CHAMIPION”商标、第41078527号图形商标、第41359384号“FIEYUER”商标、第41345187号“FLYLLOVER”商标、第41693735号“IWMSOUESRS”商标、第41697920号“AREHWQCGZ”商标、第49769989号图形商标、第43143017号图形商标等，其中部分商标已被我局予以驳回或不予注册，或宣告无效。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条属于商标注册的总则性条款，我局将依据当事人的具体评审理由适用相应的实体条款加以审理。
　　依据申请人向我局提交的在案证据可以证明，“米奇”、“米老鼠”、“Mickey”、“Mickey Mouse”是申请人所创作的动画形象的中外文名称，该动画形象经申请人长期、大量、广泛的宣传推广和使用，与“米奇”、“米老鼠”、“Mickey”、“Mickey Mouse”之间已形成了稳定对应关系，并具有极高知名度。争议商标与引证商标六在构成要素、视觉效果等方面相近；引证商标一至五对所指代的事物相近，故争议商标与引证商标一至六构成近似标识。争议商标指定使用的服装；帽；袜；鞋；围巾等商品与引证商标一至六核定使用的帽；鞋、围巾；袜；雨衣等商品属于同一种或类似商品。争议商标在上述商品上与引证商标一至六若共同使用于市场，易使相关公众误认为争议商标所标识的商品源自申请人，或与申请人存在某种特定联系，从而产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　鉴于申请人已在相同或类似商品上在先取得引证商标一至六的注册，且我局已经适用《商标法》第三十条的规定及考虑申请人商标知名度等因素对申请人在先商标权加以保护，故本案不再适用《商标法》第十三条的规定进行评审。
　　申请人援引《商标法》第三十二规定主张争议商标的注册侵犯了其对知名动画中的米老鼠卡通人物形象所享有的在先商品化权益。对此我局认为，申请人所主张的动画形象商品化权益实质上是该形象基于卡通角色的知名度和商业信誉，而在衍生行业上具有的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。当该知名角色形象已经在衍生商品上作为商标进行注册时，其与特定主体的对应联系以及相应的商业价值已可以通过注册商标专用权制度获得充分保护，不再有必要援引“其他在先权利”有关规定主张“商品化”权益。本案中，申请人已经将其主张的“米老鼠”动画形象作为商标注册在第25类商品上，我局已针对争议商标与相关引证商标的权利冲突适用相应的商标权予以保护。因此，对于申请人上述主张，我局不予支持。
　　《商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。我局经审查认为，争议商标不属于上述条款所指的情形，申请人依据上述法律规定所提理由不成立。
　　商标注册应遵循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。依据我局查明的事实3，除了本案注册商标外，被申请人还申请注册多个与他人在先商标近似的商标，且部分商标已被我局予以驳回或不予注册，或宣告无效。被申请人未进行答辩，既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册目的难谓正当。被申请人的恶意注册行为扰乱了我国正常的商标注册及管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。综上，被申请人申请注册争议商标已构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
　　鉴于已依据《商标法》第四十四条第一款的规定宣告争议商标无效，申请人的其他无效宣告理由不再评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:胡钊铭
曲红阳
侯林

2023年01月13日

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