关于第39197127号“大汶口泰山”商标

不予注册复审决定书

商评字[2023]第0000015730号

　　申请人：北京超天下建材有限公司（原名：北京圣博罗建材有限公司）
　　委托代理人：北京大唐知识产权代理有限公司
　　原异议人：泰山石膏有限公司
　　原异议人：陕西金笑习建筑装饰材料有限公司
　　
　　申请人不服我局(2021)商标异字第0000148071号不予注册决定，于2021年12月20日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人泰山石膏有限公司的主要异议理由：原异议人泰山石膏有限公司的第1063238号“泰山及图”商标、第9022466号“泰山”商标、第9022465号“泰山及图”商标（以下分别称引证商标一、二、三）经长期使用和广泛宣传推广在国内建材行业具有极高的知名度，达到事实上的驰名状态，引证商标一曾多次被认定为驰名商标。请求认定引证商标一、二、三为驰名商标。被异议商标构成在密切关联商品上对驰名的引证商标一、二、三的恶意复制与摹仿，其注册和使用容易误导公众，损害原异议人泰山石膏有限公司的利益。被异议商标与原异议人泰山石膏有限公司的第3627450号“泰山及图”商标、第7053315号“泰山石膏及图”商标、第7053318号“石膏泰山”商标（以下分别称引证商标四、五、六）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人与原异议人泰山石膏有限公司曾有过贸易往来或者合作关系，其理应知晓在先知名的“泰山及图”系列商标，仍屡次以其他不正当手段申请注册“泰山”或与他人在先使用且有一定独创性的商标相同或近似的商标，申请人并未作出合理解释，其具有明显的复制、抄袭他人商标的故意，不以使用为目的，违反了诚实信用原则，扰乱市场秩序，有害社会主义道德风尚，产生不良影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条的规定，请求不予核准被异议商标注册。
　　原异议人泰山石膏有限公司提交了以下主要证据（以光盘、复印件形式）：原异议人泰山石膏有限公司的企业简介、企业变更、营业执照、企业信息、子公司、分公司企业信息、商标注册证、审计报告、销售合同、销售发票、销售网络图、工程图片、工厂及流水线图片、广告合同、广告照片、发票、媒体报道、产品宣传册、证明函、推荐函、所获荣誉、在先作出的裁决文书、判决书、处罚决定书、调解书、执法现场照片、申请人企业信息、商标注册信息等资料。
　　原异议人陕西金笑习建筑装饰材料有限公司的主要异议理由：“大汶口泰山”是原异议人陕西金笑习建筑装饰材料有限公司独创并使用在“胶合板、贴面板”等商品上的商标，经使用已具有一定知名度，申请人在明知的情况下申请注册与之相同的被异议商标，是对在先使用并知名的“大汶口泰山”商标的恶意复制、抄袭及抢注。被异议商标与原异议人陕西金笑习建筑装饰材料有限公司的第35335522号“大汶口泰山”商标（以下称引证商标七）构成类似商品上的近似商标。被异议商标本身具有欺骗性，易使公众对商品来源产生误认。申请人申请注册被异议商标具有明显的攀附恶意，违背了诚实信用原则，构成不正当竞争。被异议商标的注册和使用会引起消费者的混淆或误认，扰乱正常的市场秩序，产生不良的社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求不予核准被异议商标注册。
　　不予注册决定认为，被异议商标“大汶口泰山”指定使用商品与原异议人泰山石膏有限公司引证在先注册的第9022466号“泰山”商标、第9022465号“泰山 TS”商标、第7053315号“泰山石膏及图”商标等核定使用商品不属于类似商品，因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。原异议人泰山石膏有限公司引证在先注册的第3627450号“泰山及图”商标、第7053318号“石膏泰山”商标等核定使用于第17类“密封物；接头用密封物”等商品上。被异议商标完整包含原异议人引证商标显著识别部分“泰山”，且未形成明显有别的其他含义，双方商标已构成近似商标。被异议商标指定使用商品“密封环”与原异议人引证商标核定使用商品“化密封物；接头用密封物”等具有相同的功能用途，属于类似商品，故在上述商品上双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用易造成消费者混淆误认。原异议人注册并使用于“石膏板”商品上的“泰山及图”商标曾获《商标法》第十三条保护，本案中，被异议商标完整包含该商标文字部分，且未形成明显有别的其他含义，已构成对原异议人该商标的摹仿，核准被异议商标注册使用于其他指定商品上易误导公众，并致使原异议人的利益可能受到损害。被异议商标指定使用商品与原异议人陕西金笑习建筑装饰材料有限公司引证在先注册的第35335522号“大汶口泰山”商标等核定使用商品不属于类似商品，因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。经查，除被异议商标外，申请人还申请注册了多件与原异议人及他人在先使用且有一定独创性的商标相同或相近的商标，如：“阿姆斯壮”、“蓝之梦”等，其中部分商标已被提起异议或无效宣告。对于上述商标的创意，申请人未能作出合理解释。申请人申请注册被异议商标的行为具有明显复制、抄袭他人商标的故意。该行为违反了诚实信用原则，不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更有损于公平竞争的市场秩序。依据《商标法》第七条、第十三条第三款、第三十条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。
　　申请人复审的主要理由：原异议人陕西金笑习建筑装饰材料有限公司的异议理由不成立，申请人不再辩述。申请人已注册多件“泰山”系列商标，已具有极高的知名度，同时申请人对其“泰山”系列商标标识进行著作权登记，通过法律途径积极维权。原异议人泰山石膏有限公司是生产石膏、石膏板企业，而申请人是生产木板和矿棉板企业，双方产品在功能、用途、销售渠道等方面均不相同，被异议商标是申请人“泰山”系列商标的补充，与原异议人泰山石膏有限公司引证的商标不构成使用在类似商品上的近似商标，并不存在抄袭驰名商标及损害原异议人泰山石膏有限公司商标权的情况。在先案例中，类似情形的商标已被认定为不近似。申请人在诚信生产经营，遵守诚实信用原则。原异议人泰山石膏有限公司曾与申请人达成商标共存共识，如今又出尔反尔，违反诚实信用原则。请求核准被异议商标注册。
　　申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：名称变更通知、营业执照、在先作出的商标案件裁决文书、申请人商标注册列表、广告协议、广告播出证明、发票、著作权登记证书等资料。
　　原异议人泰山石膏有限公司、陕西金笑习建筑装饰材料有限公司在法定期限内未提交意见。
　　经复审查明：1、被异议商标由申请人于2019年6月28日申请注册，2021年1月6日在第19类“密封环；非包装用塑料膜；有机玻璃；玻璃纤维保温板和管；隔音材料；建筑防潮材料；石棉板”商品上被准予初步审定并公告。原异议人泰山石膏有限公司、陕西金笑习建筑装饰材料有限公司在异议期内对被异议商标提出异议申请。至本案审理时，申请人被核准名义变更为北京超天下建材有限公司。
　　2、引证商标一、二、三、四、五、六、七均于被异议商标注册申请日之前被准予初步审定或核准注册，引证商标一、七分别核定使用在第19类“石膏板”、“非金属隔板”等商品上，引证商标二、三分别核定使用在第6类“建筑用金属架”等商品上，引证商标四、五、六分别核定使用在第17类“非文具、非医用、非家用粘合胶带”、“绝缘玻璃纤维织物”、“密封物”等商品上。至本案审理时，引证商标一至七均为有效注册商标。
　　3、在商评字（2010）第31487号《关于第6057767号“TAISHAN 泰山”商标争议裁定书中》，本案引证商标一被认定在石膏板商品上已被相关公众广为知晓。
　　4、申请人在第3、6、8、17、19、25、29、33、35、43等商品、服务类别上申请注册了160件商标，如多件与“泰山”有关的商标及“龙行天下”、“蓝之梦”、“超天下马牌”、“中建一龙”、“长城一龙”、“阿尔泰山”、“红狮牌”、“昆仑山”等商标，多与他人在先商标近似。
　　以上事实有原异议人泰山石膏有限公司提交的在案证据及商标档案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案被异议商标尚未获准注册，故本案实体问题及程序问题均适用2019年《商标法》。原异议人援引的2019年《商标法》第七条为总则性条款，其具体内容在商标法实体条文中均有所体现。依据当事人陈述的事实和理由，本案的焦点问题为：一、被异议商标与引证商标四、五、六、七是否构成2019年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。二、被异议商标的注册申请是否违反2019年《商标法》第十三条第三款的规定。三、被异议商标的注册申请是否违反2019年《商标法》第三十二条的规定。四、被异议商标的注册申请是否构成2019年《商标法》第四十四条第一款所禁止之情形。
　　关于焦点问题一，我局认为，被异议商标指定使用的“密封环”等复审商品与引证商标七核定使用的“非金属隔板”等商品在功能、用途、销售渠道等方面存在一定差异，不属于同一种或类似商品，故被异议商标与引证商标七未构成2019年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
　　被异议商标“大汶口泰山”与引证商标四、五、六均包含“泰山”，在文字构成、呼叫、含义、视觉印象等方面较为相近，已构成近似标识。被异议商标指定使用的“密封环；玻璃纤维保温板和管；隔音材料；建筑防潮材料；石棉板”复审商品与引证商标四、五、六核定使用的“非文具、非医用、非家用粘合胶带”、“绝缘玻璃纤维织物”、“密封物”等商品在功能、用途、销售渠道等方面具有一定共同性或具有较强关联性，属于类似商品。加之，原异议人泰山石膏公司提交的在案证据足以证明在被异议商标注册申请日之前，其名下“泰山”等商标经宣传使用已具有一定知名度，而申请人与原异议人泰山石膏公司同属建材行业，其理应知晓原异议人泰山石膏公司在先知名的“泰山”等商标，仍申请注册与之近似的被异议商标，难谓善意。申请人提交的在案证据不足以证明被异议商标经宣传和使用已足以使相关公众将其与引证商标四、五、六区分开来，申请人关于被异议商标是其“泰山”系列商标的补充以及其对“泰山”系列标识进行著作权登记的理由均不能影响本案对商标近似与否的判定。申请人所列举的在先案例的具体情形与本案不同，故不能成为被异议商标被核准注册的当然依据。在此情形下，被异议商标在“密封环；玻璃纤维保温板和管；隔音材料；建筑防潮材料；石棉板”复审商品上若与引证商标四、五、六共存于市场，易使相关公众对商品来源产生混淆，或者误认为是源自同一主体的系列商标，从而产生误认、误购，分别构成2019年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。被异议商标指定使用的“非包装用塑料膜；有机玻璃”复审商品与引证商标四、五、六核定使用的商品在功能、用途、销售渠道等方面存在一定差异，不属于同一种或类似商品，故被异议商标在“非包装用塑料膜；有机玻璃”复审商品上与引证商标四、五、六未构成2019年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
　　关于焦点问题二，我局认为，原异议人泰山石膏有限公司提交的在案证据不足以证明引证商标一在被异议商标注册申请日之前一直享有被相关公众广为知晓的知名程度。在案亦缺乏在被异议商标注册申请日之前使用引证商标二、三商品的市场占有率、行业排名等证据，故仅凭在案证据尚不足以证明引证商标二、三在被异议商标注册申请日前已达被中国相关公众广为知晓的程度。因此，在案尚无充分理由可以认定被异议商标的注册申请违反2019年《商标法》第十三条第三款的规定。
　　关于焦点问题三，我局认为，首先，2019年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得损害他人现有的在先权利”的规定所保护的现有在先权利是指除商标权以外的其他在先权利。本案中，原异议人并未明确其除了在先商标权以外，还享有何种在先权利，因此，我局对上述相关主张不予支持。其次，原异议人提交的证据不能证明在被异议商标注册申请日前，其在被异议商标指定使用的“有机玻璃”等复审商品或类似商品上使用了“泰山”或“大汶口泰山”等商标并已具有一定影响。故本案尚无充分理由可以认定被异议商标的注册申请违反了2019年《商标法》三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
　　关于焦点问题四，我局认为，原异议人泰山石膏有限公司提交的媒体报道等证据足以证明在被异议商标注册申请日之前，其“泰山”商标在建材领域已具有一定知名度，申请人作为同行业经营者对此理应知晓，却仍围绕“泰山”文字申请注册了多件商标，并且还申请注册了“龙行天下”、“蓝之梦”、“超天下马牌”、“中建一龙”、“长城一龙”、“阿尔泰山”、“红狮牌”、“昆仑山”等100多件与他人在先商标近似的商标。而申请人未对其申请注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释和说明，亦未提交上述商标的相关使用证据。申请人在多个商品、服务类别上大量申请注册商标的行为已然超出正常的生产经营需要，缺乏真实使用意图，并且明显具有复制、摹仿他人在先商标的主观故意，其上述申请注册商标的行为违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。被异议商标的注册申请构成2019年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
　　此外，2019年《商标法》第十条第一款第（七）项规定主要适用于系争商标本身带有欺骗性，容易使消费者对商品的质量等特点或产地产生误认的情形。2019年《商标法》第十条第一款第（八）项是指系争商标自身构成要素对社会上良好风气、习惯、社会公共利益及秩序等产生负面、消极的影响。我局尚无充分理由可以认定被异议商标存在上述情形，原异议人依据上述条款的相关主张不能成立。原异议人援引2019年《商标法》第四条请求不予核准被异议商标注册，鉴于我局在本案中已适用2019年《商标法》第三十条、第四十四条第一款规定不予核准被异议商标注册，故对于原异议人上述主张，我局不予置评。
　　原异议人其他理由因缺乏事实或法律依据，我局不予支持。申请人关于原异议人泰山石膏有限公司曾与其达成商标共存共识的理由，不能当然影响本案的审理。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三十五条第三款和第三十六条的规定，的规定，我局决定如下：
　　被异议商标不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:郑婷
谢乐军
张爽

2023年01月19日

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