关于第22602263号“托福斯”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000045256号

　　申请人：美国教育考试服务中心
　　委托代理人：陈韵云知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：中山市托福斯电子科技有限公司
　　委托代理人：广东万谷知识产权服务有限公司
　　
　　申请人于2022年02月17日对第22602263号“托福斯”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人为世界最大的私立教育考试机构，申请人“TOEFL”、“托福”商标经长期使用在世界范围内已享有极高知名度，申请人请求认定其注册使用在第41类的第771160号“TOEFL”商标、第1129840号“托福”商标（以下依次称引证商标四、五）为驰名商标并给予扩大保护。争议商标是对申请人在先注册的驰名商标的摹仿，其注册和使用会误导公众，淡化申请人驰名商标的显著性，损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。二、争议商标与申请人第5941525号“托福网考”商标、第5941535号“新托福”商标、第12862420号“TOEFL”商标（以下依次称引证商标一至三）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。三、被申请人申请注册争议商标具有明显恶意，违反诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序。四、争议商标具有欺骗性，其注册使用易造成消费者混淆误认。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：1、申请人中文版托福考试（TOEFL）官方网站截屏打印件；2、申请人2012年中国展会的展台图片；3、申请人TOEFL考试的宣传册；4、申请人官网关于“澳大利亚所有高校均接受托福考试成绩”的双语新闻稿；5、申请人参加2016年中国国际教育巡回展上海站的参展照片；6、名校托福录取分数要求；7、教育部官网、ETS官网关于托福相关学习合作项目的介绍；8、申请人TOEFL/托福考试考点汇总；9、ETS官网发布的相关报道；10、申请人商标注册信息；11、申请人在中国投放的广告页面统计；12、国家图书馆在线数字图书馆下载的申请人及其商标的部分报道资料打印件；13、国家图书馆出具的以“TOEFL”或“托福”为关键词的检索报告；14、维基百科上关于APCO Worldwide的介绍打印件；15、APCO出具的申请人名下商标媒体报道的统计报告；16、APCO出具的涉及“TOEFL”的媒体报道打印件；17、申请人维权相关资料等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与各引证商标未构成使用在类似商品的近似商标，不会造成消费者的混淆、误认。争议商标未摹仿申请人商标，其注册符合相关法律规定，请求对争议商标的注册予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、产品照片、车间及经营场所照片；2、产品质量证书；3、产品相关合同、发票、出货单等。
　　申请人在规定期限内提交了质证意见，坚持其评审请求。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年1月12日申请注册，于2018年4月28日获准注册，核定使用在第9类计算机等商品上，现为有效注册商标。
　　2、引证商标一至五均于争议商标申请日前获准注册，分别核定使用在第9类光盘、计算机程序（可下载软件）等商品及第41类管理英语语言能力测试服务、考试评分、教育、语言技能和语言学习的考试服务等服务上，经续展现均为申请人的有效注册商标。
　　以上事实有相关商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条为总则性规定，其立法精神已在其他具体规定中有所体现，我局将适用2013年《商标法》的其他具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求，本案审理如下：
　　一、争议商标与引证商标一至三是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。本案中，争议商标核定使用的计算机等全部商品与引证商标一至三核定使用的计算机程序（可下载软件）、光盘等商品属于同一种或类似商品。申请人提交的证据表明，在争议商标申请注册前，中文“托福”及英文“TOFEL”商标已具有一定知名度并形成了对应关系。争议商标“托福斯”与引证商标一至三“托福”、 “新托福”、“TOEFL”在文字构成、呼叫及含义等方面相近，在上述同一种或类似商品上共存于市场，易使相关消费者认为所标识商品存在某种关联，从而对商品来源产生混淆误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、鉴于我局已依据2013年《商标法》第三十条的规定对申请人商标权利予以保护，故本案不再适用2013年《商标法》第十三条第三款的相关规定进行审理，我局对于申请人该部分理由不再予以评述。
　　三、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标标识本身带有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。争议商标的注册不存在上述情形，我局对申请人该项主张不予支持。
　　四、鉴于我局已经通过商标法其他条款对申请人的权益予以保护，在此情况下争议商标的注册申请是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定我局不再予以审理。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:赵玉红
李焱
李硙

2023年02月15日

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