关于第28162151号“BIXBY”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000024681号

　　申请人：三星电子株式会社
　　委托代理人：北京市柳沈律师事务所
　　被申请人：何海燕
　　
　　申请人于2021年10月12日对第28162151号“BIXBY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：1、申请人及其“bixby及图”商标经使用已具有一定知名度和影响力，争议商标与第23679595号“bixby及图”商标（以下称引证商标一）、国际注册第1354891号“bixby”商标（以下称引证商标二）构成使用在类似商品上的近似商标。2、争议商标的注册侵犯申请人对图形作品所享有的在先著作权及外观设计专利权，亦侵犯申请人对“bixby”所享有的知名商品特有名称权，并构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。3、被申请人注册争议商标的行为具有恶意，系以不正当手段取得注册，构成不以使用为目的的恶意注册。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、百度百科打印页、外观设计专利；
　　2、申请人展会介绍、产品测评报告、媒体报道材料等宣传使用证据；
　　3、在先裁定、决定；
　　4、其他在案证据。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年12月18日提出注册申请，于2019年2月14日获准注册，核定使用在第7类“自动售货机”商品上，商标专用期至2029年2月13日。
　　2、引证商标一、二早于争议商标提出注册申请，初步审定时间晚于争议商标申请注册日期，分别核定使用在第9类智能手机等商品、第42类云计算等服务上，现均为有效注册商标。
　　引证商标三、四早于争议商标获得领土延伸保护，分别核定使用在第9类智能手机等商品、第42类软件运营等服务上，现均为在先有效注册商标。
　　我局认为，鉴于争议商标于2019年11月1日以前核准注册，对其无效宣告申请系在2019年11月1日以后提出，根据法不溯及既往原则，本案程序问题适用2019年《商标法》，实体问题适用2013年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条为原则性条款，我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。
　　申请人主张其对图形作品享有在先著作权。本案中，申请人主张著作权的图形美术作品（以下称涉案作品）设计独特、新颖，具有一定的独创性，属于《著作权法》关于美术作品的保护范畴。申请人已将涉案作品作为商标在中国进行了申请注册，申请人提交的引证商标一、二注册信息、媒体对“Bixby”的报道材料等证据可以证明，其在争议商标申请注册日之前已将前述作品作为商业标志使用，加之申请人于2017 年9月7日将涉案图形进行了外观设计专利申请，故在无相反证据反驳的情况下，可以认定申请人为有权主张涉案作品著作权的直接利害关系人。鉴于在争议商标申请日之前，申请人已将上述美术作品通过注册商标的形式进行了公开，亦在市场经营活动中进行宣传，被申请人具有接触申请人作品的可能性。本案争议商标图形与申请人主张著作权的图形作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面相近，二者已明显构成实质性近似。被申请人在未经申请人许可或同意的情况下，申请注册争议商标的行为，损害了申请人涉案作品所享有的在先著作权。故争议商标的注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。
　　申请人主张其对图形作品享有的外观设计专利权，适用该权利对系争商标予以保护应以系争商标与申请人主张的外观专利使用在相同或类似商品。本案中，申请人外观专利用于移动电话的图标界面，与争议商标核定使用的自动售货机商品不属于类似商品及服务，故申请人该主张不能成立。
　　申请人称争议商标侵犯其对“bixby”所享有的知名商品特有名称权，亦构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。鉴于知名商品特有名称在市场使用通常可起到标示商品来源的作用，故在《商标法》中一般将其视为有一定知名度的未注册商标予以保护。本案中，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日前，其将“bixby”商标在争议商标核定使用的自动售货机商品或与之相类似的商品上在先使用并有一定影响，故申请人该理由缺乏事实依据，我局不予至此。
　　争议商标核定使用的自动售货机商品与引证商标一至四核定使用的智能手机、云计算等商品及服务不属于类似商品及服务，未构成2013年《商标法》第三十条规定所指使用在类似商品及服务上的近似商标。
　　申请人还主张争议商标违反了2013年《商标法》第四十四条第一款规定，因本案适用2013年《商标法》其他规定可保护申请人在先合法权益，不再适用第四十四条第一款规定进行审理。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:马静雯
田益民
段莉

2023年01月30日

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