关于第27163596号“肥虎及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000048269号

　　申请人：深圳奇策迭出文化创意有限公司
　　委托代理人：北京金阙知识产权代理有限公司
　　被申请人：潮州市潮安区彩塘镇汇然五金厂
　　委托代理人：佛山市自诚企业管理有限公司
　　
　　申请人于2022年02月17日对第27163596号“肥虎及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标侵犯了申请人被授权许可使用的“我不是胖虎”系列作品之一的在先著作权。二、被申请人申请注册争议商标的行为违背了诚实信用原则，属于以不正当手段取得注册的情形。争议商标的使用极易使相关公众将其与申请人及漫画家不二马相联系，从而产生误认。综上，申请人请求依据2013年《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第三十二条、第四十四条第一款以及2019年《商标法》第四十四条第一款、第四十五条第一款等的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：1、“不二马大叔”微博截图；2、作品登记证书；3、《环球杂志社》采访文章；4、著作权授权许可使用合同；5、“我不是胖虎官博君”微博截图；6、“我不是胖虎”于百度的搜索结果；7、“苏宁易购”、“什么值得买”网站截图；8、网络宣传报道；9、被申请人企业信息；10、商标档案；11、被申请人使用“肥虎及图”商标的产品图片等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标系被申请人合法注册，善意使用，且使用“肥虎及图”图像早于申请人，不存在侵犯申请人在先权利的情形。争议商标的注册使用未违反诚实信用原则，不会对相关公众的利益造成损害，不会扰乱公平竞争的市场秩序。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：被申请人工商信息、营业执照、商标档案及注册证、“哈尔滨文旅”微博和《南国都市报》截图、被申请人创作过程及建图时间截图等。
　　申请人向我局提交了质证意见，坚持其无效宣告理由。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2017年10月30日提出注册申请，于2018年11月21日获准注册并公告，核定使用在第21类“家用器皿”等商品上，现为有效注册商标。
　　2、申请人提交的证据4显示，“马千里”将其享有著作权的美术作品许可给申请人，并授权其以自己名义或授权第三方采取一切必要法律手段（包括但不限于发函、投诉、诉讼、协商、和解等）对侵害授权作品知识产权的行为进行维权并获得相应赔偿（包括要求侵权人承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任），授权时间自2017年2月14日至2025年2月13日。故申请人具有提出本案无效宣告申请的主体资格。
　　我局认为，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
　　2013年《商标法》第七条属于总则性规定，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
　　一、本案中，首先，申请人所述的“胖虎”作品表现形式独特，具有一定独创性，属于我国著作权法保护的作品。其次，由申请人提供的《作品登记证书》、微博截图等可知，涉案作品于2017年2月12日创作完成，2017年2月14日在微博首次发表，2018年10月8日在我国进行了版权登记，被申请人有接触涉案作品的可能。争议商标的图形部分与“马千里”享有著作权的美术作品在构图手法、整体视觉效果等方面极为接近，已构成实质性相似。综上，被申请人未经“马千里”许可或同意，将与其享有著作权的作品相近似的标识注册为争议商标，已损害了“马千里”的在先著作权，同时也损害了被许可使用人-申请人的在先权利。故争议商标的注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权的情形。另，被申请人提交的“创作过程及建图时间截图”等证据不足以支持其主张。
　　二、申请人提交的证据不足以证明争议商标的注册使用具有欺骗性，且该商标注册使用不易使公众对商品的来源等特点产生误认。故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。
　　三、申请人提交的证据不足以证明争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指之情形。
　　另，申请人其他理由缺乏事实依据，我局不予认可。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《商标法》第三十二条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:张会
安蕾
高源

2023年02月21日

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