关于第17284945号“多芬諾 DOFINO”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000014841号

　　申请人：百通有限公司
　　委托代理人：乔廖（北京）知识产权代理有限公司
　　被申请人：青岛多芬诺信息安全技术有限公司
　　
　　申请人于2021年11月17日对第17284945号“多芬諾 DOFINO”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：“TOFINO”商标为拜尔士安全有限公司（BYRES SECURITY INC.）（以下简称“拜尔士安全有限公司”）在先使用的未注册商标，而申请人系拜尔士安全有限公司权利义务的承继人，争议商标是对申请人“TOFINO”商标的复制和翻译，经使用已与“TOFINO”商标建立稳定的对应关系。被申请人作为申请人TOFINO品牌在中国的代理经销商，在明知TOFINO商标是申请人在先使用商标的情况下，未经申请人的许可，以被申请人自己的名义，抢先注册了与被申请人商标具有稳定对应关系的争议商标，被申请人的行为明显违反诚实信用原则。在先案件中已经认定申请人与被申请人存在代理关系。综上，根据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十五条第一款、第四十五条的规定，请求争议商标予以宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据（见第16802038号案件）：1、BYRES SECURITY INC.变更为B Y R E S S E C U R I T Y ULC的证明文件复印件及其中文翻译；2、BYRESSECURITY ULC、BELDEN CDT （CANADA）INC.、MIRANDA TECHNOLOGIES INC.三间公司合并为BELDEN CANADA INC.的证明文件复印件及其中文翻译；3、BELDEN CANADA INC.与申请人签署的资产转让协议复印件及其中文翻译；4、拜尔士安全有限公司与青岛海天炜业自动化控制系统有限公司于2010年8月27日签署的经销合作协议复印件及中文翻译；5、青岛海天炜业自动化控制系统有限公司信息复印件；6、双方当事人相同的类似案件裁定书；7、被申请人在另案中提交的证据；8、被申请人官网信息等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标系答辩人自行创设的品牌标识，与“TOFINO”并无稳定的对应关系，申请人提交的外文翻译件为其单方制作，答辩人不予认可。申请人在单方面解除与答辩人母公司及答辩人的经销协议后，争议商标与“TOFINO”对应关系不复存在，申请人所述其他案件情况与本案争议商标文字并不相同，答辩人并未违反诚实信用原则，亦未违反《商标法》的相关规定，争议商标应予维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（见第16802038号案件）：1、软件著作权登记证书；2、被申请人参与的国家标准；3、被申请人母公司所获荣誉；4、商标注册情况；5、宣传证明材料。
　　申请人质证的主要理由与其无效宣告理由基本一致。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2015年6月25日提出注册申请，指定使用在第9类计算机外围设备；计算机软件（已录制）等商品上。该商标经（2017）商标异字第0000042296号关于《第17284945号“多芬諾 DOFINO”商标准予注册的决定》予以核准注册，核准日期为2017年11月14日。
　　2、被申请人第10954334号、第10954362号、第10954319号“多芬诺 TOFINO”商标均被百通有限公司提起无效宣告，均已被宣告无效。
　　上述事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
　　本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用现行《商标法》。
　　2013年《商标法》第七条是总则性条款，其精神已体现在其它具体条款之中，故对上述条款不再予以单独评述。根据当事人主要的申请、答辩理由，结合本案在案证据，我局认为，本案焦点问题可以归纳为：争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十五条第一款的规定。
　　我局认为，申请人提交的证明其与被申请人的关联公司青岛海天炜业自动化控制系统有限公司具有代理经销关系的证据，以及结合我局查明事实2，可以认定，申请人与被申请人之间存在代理与被代理关系，被申请人基于代理关系而知晓申请人“TOFINO”品牌工业网络安全产品。争议商标由中文“ 多芬诺” 及英文“DOFINO” 构成， 其英文部分与申请人“TOFINO”商标字母构成基本相同，呼叫相近，核定使用的“计算机外围设备；计算机软件（已录制）”等商品与申请人“TOFINO”商标使用的工业网络安全产品，在功能、用途、销售渠道、消费群体方面有一定的共同性。综上，被申请人申请注册争议商标的行为，实为代理人明知是他人商标，而在类似服务上抢先注册商标的行为，违反了2013年《商标法》第十五第一款的规定。
　　综上，申请人无效宣告理由成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第一款、现行《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:宋佳
李迎生
黄旭

2023年01月17日

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