关于第22263533号“史莱克”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000014831号

　　申请人：梦工场动画影片公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：杭州浩红实业有限公司（转让前名义：杭州宙集贸易有限公司）
　　委托代理人：超凡知识产权服务股份有限公司
　　
　　申请人于2021年09月22日对第22263533号“史莱克”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标与申请人在先注册的第14514147号“怪物史瑞克”商标（以下称引证商标一）、第20945399号“史瑞克”商标（以下称引证商标二）构成使用在类似商品上的近似商标，其使用将引起消费者的混淆。申请人是全球最优秀的动画影片制作公司之一。“SHREK”、“怪物史莱克”、“怪物史瑞克”是申请人制作的知名电影系列，该影片在2001年首次推出便成为了奥斯卡最佳动画片的获奖作品。“SHREK”、“怪物史莱克”、“怪物史瑞克”在中国公众当中的巨大知名度系由申请人通过长期高额投入与宣传而取得，申请人无疑对该电影片名和角色名称带来的商业价值具有无可争议的在先权利，特别是“商品化权”和“知名商品特有名称”权益。争议商标与申请人英文片名和角色名称完全相同，并将二者结合在一起使用，构成对申请人在先权利的侵犯。争议商标是对申请人在先电影名称和角色名称的恶意复制，争议商标的注册和使用带有欺骗性，将造成消费者对商品的来源的误认。被申请人申请注册了多件涉嫌抄袭申请人及他人知名品牌的商标，具有抄袭的一贯恶意，这类不正当竞争行为会扰乱正常的商标注册管理秩序，违反诚实信用原则。综上，依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定，申请人请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1.关于“史莱克”、“SHREK”开心乐园餐的介绍；
　　2.百度、必应、雅虎“SHREK”搜索结果首页；
　　3.行政判决书、上述商标信息打印件、在先不予注册决定书；
　　4.申请人官方网站打印件、关于申请人“SHREK”/怪物史莱克在中国的票房统计网页、上述新闻打印件；
　　5.电影介绍、著作权登记证明及相关美术作品、申请人在中国申请注册的商标信息；
　　6.国家图书馆出具的检索报告及有关文献、系列电影报道；
　　7.申请人以“SHREK”为关键词进行百度搜索结果；
　　8.裁定复印件；
　　9.其他证据材料。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一、二在文字构成、读音呼叫等方面区别明显，共存不会导致相关消费者的混淆，且申请人提供的证据材料不足以证明引证商标一、二在争议商标申请日之前具有极高的知名度，故前述商标不构成近似商标。引证商标已被撤销处于无效状态。被申请人通过受让取得争议商标的商标权利，主观上不存在恶意情形。同时，申请人旗下的电影片名与角色名称在中国已不具有较高知名度，且争议商标与申请人旗下的电影片名与角色名称并不相同，并未形成指向性关系。此外，申请人提供的证据材料亦无法证明争议商标使用在指定商品上容易导致相关公众产生混淆误认。争议商标是被申请人基于诚实信用原则为自身经营发展而受让取得，且该商标并非取得申请人旗下的电影片名与角色名称的复制和翻译，其本身不具有欺骗性。同时，被申请人作为经营范围包含“食用农产品初加工，食用农产品零售，食用农产品批发”的市场经营者，受让取得申请注册在“蜜蜂、粗麦蒸糕”等农产品商品上的争议商标具有正当性。此外，被申请人并未申请注册多件涉嫌抄袭申请人及他人知名商品、品牌、名称的商标，不存在一贯的抄袭恶意情形，鉴于申请人未提交实际证据证明争议商标的注册使用会对申请人造成不良影响，故争议商标的注册申请完全符合诚实信用原则，未违反《商标法》的相关规定。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：1.引证商标一的商标档案及撤销公告页；2.类似情形的商标档案；3.争议商标的商标转让公告页；4.被申请人的企业工商信息。
　　我局将被申请人的答辩理由寄送申请人进行质证，申请人的质证理由与申请理由基本相同，请求宣告争议商标无效。
　　经审理查明：1.争议商标由杭州聚策进出口贸易有限公司于2016年12月14日申请注册，在异议程序中获准注册，核定使用在第29类肉等商品上，其注册公告刊登在第1648期（2019年5月21日）《商标公告》上。争议商标原注册人名义后经我局核准变更为杭州宙集贸易有限公司，后经我局核准转让予杭州浩红实业有限公司，即本案被申请人，现为有效注册商标。
　　2.引证商标一因连续三年停止使用已被我局撤销，该撤销决定现已生效。引证商标二早于争议商标获准注册，核定使用在第29类蛋等商品上，现为申请人所有的有效注册商标。
　　3.至我局审理本案之时，被申请人在第3、5、9、29、30、31、32、42等类别上共有57枚商标，其中包括第18397883号、第18398305号、第18398358号、第18397176号、第18398457号、第18398453号、第18398493号“LA FAMILIA”商标，第21498333号、第21498721号、第21498965号“菲力高  FERIKO”商标等。争议商标原注册人杭州聚策进出口贸易有限公司曾申请注册了多件商标，包括第19684899号“德库普”商标、第21498907号“菲力高  FERIKO”商标、第22378882号“雪糯”商标、第39426817号“魅力优品”商标、第39423962号“魅力优品”商标因误认或与他人商标近似已被驳回，原注册人杭州聚策进出口贸易有限公司名下大部分商标转让予本案被申请人。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2001年《商标法》，相关程序问题适用2019年的《商标法》。
　　鉴于引证商标一已被撤销，已不构成争议商标获准注册的在先权利障碍。争议商标“史莱克”与引证商标二“史瑞克”在文字构成、发音等方面相近，已经构成近似商标。争议商标与引证商标二各自核定使用的商品类似，因此，争议商标与引证商标二已经构成《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
　　在判断争议商标是否损害申请人主张的商品化权所指向的知名的电影名称及其中的人物形象名称时，首先要考虑知名度和影响力，知名电影名称及知名电影人物形象名称的商品化权范围与其知名度及影响力相关。其次要考虑是否容易导致相关公众产生混淆或误认。在目前的商业环境下，电影作品衍生品已涵盖了多类商品，但商品化权的保护并不当然及于全部商品和服务类别，仍应根据争议商标指定使用的商品与电影衍生商品或服务是否密切相关，是否彼此交叉或存在交叉的可能，容易使争议商标的权利人利用电影的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会，从而挤占知名电影权利人基于该电影名称及人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会。
　　根据申请人提交的证据可以认定其是动画电影“怪物史瑞克”/“SHREK”的出品单位，“史瑞克”、“SHREK”既为该动画电影的名称，又为该动画电影的主要人物形象的名称。但申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册日之前，该影片已经在中国大陆地区具有较高知名度，为相关公众所熟知。同时，申请人提交的在案证据不足以证明在与争议商标核定使用肉；鱼制食品等商品属于同一种或类似的商品上，申请人已开发相应的“怪物史瑞克”/“SHREK”电影衍生品，因此申请人认为争议商标的申请注册，易使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与申请人的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系，从而不正当地利用了“怪物史瑞克”/“SHREK”电影的知名度及影响力，挤占了原属于申请人在上述商品上的商业机会，损害了申请人的利益的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形涉及的是商标本身的文字、图形等带有欺骗性，容易使公众对指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认。我局经审查认为，争议商标不属于上述条款所指的情形，申请人依据上述法律规定所提理由不成立。
　　商标注册应遵循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。依据我局查明的事实3，争议商标原注册人申请注册了与他人歌曲名称相同、他人在先商标近似的商标，部分已被驳回。同时，被申请人亦受让多件与他人歌曲名称相同、他人在先商标近似的商标。对此，被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册目的难谓正当。被申请人的恶意注册行为扰乱了我国正常的商标注册及管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。综上，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一、二款，第四十四条第三款、第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:胡钊铭
曲红阳
陈雪青

2023年01月16日

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