关于第39562050号“TOMENDJEORY”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000026826号

　　申请人：特纳娱乐服务公司
　　委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
　　被申请人：彭晓雅
　　委托代理人：温州坚诚知识产权事务所有限公司
　　
　　申请人于2021年12月06日对第39562050号“TOMENDJEORY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、被申请人注册争议商标的行为具有明显恶意，企图利用申请人商标的知名度来谋取不正当利益，违背诚实信用原则，构成不正当竞争行为，会引起消费者的误认，产生不良社会影响。二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权益。三、争议商标与申请人在先注册的第1246832号“TOM&JERRY及图”商标、第6969920号“TOM and JERRY及图”商标、第30450899号“汤姆猫和杰利鼠”商标（以下分别称引证商标一、二、三）已构成同一种或类似商品上的近似商标。四、争议商标构成对申请人在先注册的驰名商标第1984470号“汤姆猫和傑利鼠TOM and JERRY及图”商标（以下称引证商标四）的复制摹仿，损害了申请人的在先权利。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1.申请人的财富排名资料；2.《猫和老鼠》动画片及角色的媒体报道、美国版权登记证书、申请人在不同国家的“猫和老鼠”商标的注册列表；3.被申请人名下注册商标资料、被抄袭商标介绍、商标售卖信息的网站截图、公司登记信息等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一至三未构成近似商标。引证商标四不是驰名商标，即使是驰名商标，也不能无限制跨类别保护。争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第三十二条等规定。综上，争议商标的注册应予以维持。
　　被申请人提交了以下证据：争议商标的档案信息；身份证复印件。
　　针对被申请人的答辩，申请人提出的质证意见与申请无效宣告时所提理由基本一致。
　　经审理查明：1.争议商标由被申请人于2019年7月10日提出注册申请，于2020年2月28日获准注册，核定使用在第25类服装等商品上，商标专用期至2030年2月27日止。
　　2.引证商标一、二、三、四的获准注册日期均早于争议商标的申请日期，引证商标一至三核定使用在第25类鞋、服装等商品上，引证商标四核定使用在第41类录像带发行、录像带制作等服务上，目前均为申请人名下的有效注册商标。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条为原则性条款，其实质内容已体现于《商标法》相应实体条款中。我局将根据当事人的评审理由、提交的证据等情况适用《商标法》相应的实体条款予以审理。
　　一、争议商标核定使用的服装等全部商品与引证商标一至三核定使用的服装等商品，属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至三的文字构成、呼叫相近，给予消费者的整体印象相近，已构成近似商标。争议商标的注册使用，容易导致相关公众误认为标有争议商标的商品系来源于申请人或认为与申请人之间存在某种特定联系，从而导致相关公众对商品的来源产生混淆误认。故争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指的情形。
　　二、关于申请人请求对其商标给予《商标法》第十三条的保护，我局认为，鉴于我局对申请人商标的知名度已予以充分考虑，并已依据《商标法》第三十条的规定对申请人商标权利进行了保护，故本案无需再对引证商标四是否已为公众所熟知进行查证，也无需再适用《商标法》第十三条第三款的规定对申请人商标予以保护。
　　三、根据申请人提交的证据可以证明《猫和老鼠》、《TOM and JERRY》作为申请人旗下动画片中英文名称及同名角色名称在争议商标申请注册前已为相关公众所了解，由此知名的动画片及同名角色名称所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量的劳动和资本所获得。因此，作为在先动画片及同名角色名称应当作为在先合法权益得到保护。争议商标与该动画片及同名角色名称的文字构成相近，容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了该动画片及同名角色名称的知名度及影响力，挤占了申请人基于该动画片及同名角色名称而享有的市场优势地位和交易机会，故争议商标的注册侵犯了申请人就该动画片及同名角色名称所享有的在先权益，构成了《商标法》第三十二条前半段规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
　　四、《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形涉及的是商标带有欺骗性，容易使相关公众对指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认。申请人所称对其权益的损害不属于该规定调整的范畴。故申请人的此项主张不能成立。《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形涉及的是对我国公序良俗或社会公共利益的保护，申请人所称对其权益的损害不属于该规定调整的范畴，且争议商标本身亦不会对我国公序良俗或社会公共利益产生消极的、负面的影响。故申请人的此项主张不能成立。
　　五、鉴于我局已适用《商标法》第三十条、第三十二条对申请人的权利予以保护，故对于争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款规定的主张，我局不再评述。
　　此外，双方当事人所提其余主张，我局不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:赵齐朝
马静
洪飞扬

2023年01月31日

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