关于第7454664号“卡特日石 KTRS”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000022315号

　　申请人：卡特彼勒公司
　　委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
　　被申请人：卡特日威(厦门)润滑油有限公司
　　委托代理人：泉州市丰泽区新华商标代理有限公司
　　
　　申请人于2021年07月29日对第7454664号“卡特日石 KTRS”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人1925年成立，其“CAT”/“CAT”（卡特）、“CATERPILLAR”/“CATERPILLAR”（卡特彼勒）品牌于1975年进入中国并进行了持续的使用及宣传。“CAT（卡特）”商标在挖掘机等工程机械、服装鞋靴产品上构成驰名商标。申请人请求认定申请人第3840209“CAT及图”商标、第3840208号“CAT”商标（以下称引证商标五、六）在挖掘机、装载机、铲运机等商品上为驰名商标，第3050050号“CAT及图”商标、第6795454号“CAT”商标（以下称引证商标七、八）在服装、鞋、帽等商品上为驰名商标，同时第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标（以下称引证商标九、十）、引证商标五、六已被认定为驰名商标，请求我局继续予以认定。此外，申请人请求认定申请人第1976228号“卡特 CAT及图”商标、第1976234号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标一、二）为挖掘机等商品上的驰名商标。二、申请人的“卡特”、“卡特彼勒”、“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”系列商标是驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，其注册和使用容易误导公众，损害申请人和消费者合法权益。三、争议商标与申请人在先注册第1972413号“卡特 CAT及图”商标、第1972411号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标三、四）构成相同或类似商品上的近似商标，争议商标的注册和使用将在消费者中造成混淆误认。四、被申请人为申请人同行，其恶意攀附申请人声誉，仿冒他人注册商标，属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为，构成不正当竞争。五、争议商标的注册损害了申请人的在先字号权，其恶意注册和使用极易误导和欺骗消费者，必然造成不良影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《巴黎公约》、《反不正当竞争法》、《民法通则》等相关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、世界工程机械制造商等相关排行榜、中国市场份额相关报道；2、申请人财务报告及业绩相关报道；3、《著名和驰名商标》第二版摘页；4、申请人参与相关社会活动的报道；5、申请人在中国子公司/分支机构、独立代理商企业工商登记信息；6、广告监测报告；7、国家图书馆出具的检索报告；8、申请人CAT（卡特）鞋靴、服饰专卖店信息；9、相关裁定书、行政判决书、行政处罚决定书；10、1999年《全国重点商标保护名录》节选；11、申请人引证商标信息；12、被申请人企业信用信息公示报告；13、被申请人及黄金章名下商标信息；14、被申请人官方网站和微信公众号页面；15、申请人提交的其他证据材料。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标系被申请人在先独创的臆造性商标，早在2009年6月9日申请注册，于2010年10月21日获准注册。争议商标核准注册日距申请人提起无效宣告申请之日已超五年，申请人提起无效宣告申请于法无据并违反相关程序性要求。二、申请人在案证据无法证明其“CAT”等商标已在中国相关市场具有较高知名度并足以构成驰名商标，亦无证据证明申请人注册使用争议商标具有攀附他人在先商标声誉、扰乱商标注册管理秩序等主观恶意。三、申请人提交证据无法证明其“CAT”系列商标或企业字号已在中国市场具有较高影响力和认知度，亦无法证明其“CAT”系列英文商标与汉字组合“卡特”已形成唯一稳固的对应关系，且该对应关系已被中国消费者所知晓。争议商标的注册使用未违反《商标法》第十三条、第三十条、第三十二条等规定。四、被申请人申请注册争议商标系其生产经营、创建发展企业自主品牌的合理需求，争议商标的注册使用不致产生损害申请人、消费者乃至社会公众合法权益等不利后果。争议商标的注册未违反《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条、第十五条等规定。五、经查，在第4类商品上已有多枚完整包含“卡特”文字的商标与申请人在先商标共存。综上，请求维持争议商标注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：被申请人列举的裁定书及商标信息、被申请人产品图片、被申请人列举的企业信息等。
　　针对被申请人的答辩意见，申请人的质证意见与前述无效宣告请求的主要理由基本一致。
　　经审理查明：1、争议商标由黄金德于2009年6月9日申请注册，经异议程序于2012年5月15日获准注册，核定使用在第4类切削液、车轮防滑膏、发动机油、柴油、润滑油、齿轮油、导热油、汽油、工业用骨油、皮革保护油商品上。该商标经核准已转让至卡特日威（厦门）润滑油有限公司名下。
　　2、在争议商标申请注册之前，申请人已在第7类农业机械等商品、第4类工业用油等商品、第25类服装等商品上取得引证商标一至十商标专用权。截止至本案审理时，上述商标均为申请人名下有效注册商标。
　　3、根据申请人提交的多份行政裁决及法院判决，其中2016年10月9日，我局在商评字[2013]第93889号重审第1366号《关于第4997072号“CATERPILLAR”商标异议复审裁定书》中认定第148057号“CATERPILLAR”商标（本案引证商标九）、第591816号“CATERPILLAR及图”商标（本案引证商标十）在第7类挖掘机械商品上在2005年11月14日前已为相关公众所熟知，并适用《商标法》第十三条第三款予以保护。2017年3月10日，我局作出的商评字[2017]第23401号《关于12794979号“KAT”商标无效宣告裁定书》确认申请人第3840209号“CAT及图”商标（本案引证商标五）在第7类挖掘机商品上在2013年6月24日前已为相关公众所熟知，并适用《商标法》第十三条第三款予以保护。此外，我局、人民法院亦多次在相关裁定书、判决书中认为申请人使用在第7类挖掘机械商品上的“CATERPILLAR及图”、“CATERPILLAR”、第7类“挖掘机”商品上的“CAT及图”“CAT”商标为相关公众所熟知。
　　以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
　　我局认为，鉴于争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2001年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。2019年《商标法》第四十五条第一款规定“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。本案争议商标获准注册日期为2012年5月15日，申请人提出无效宣告请求日期为2021年7月29日，已超争议商标注册之日五年的法定期限，因此，我局对申请人在本案请求依据2019年《商标法》第十五条、第三十条、第三十二条（对应2001年《商标法》第十五条、第二十八条、第三十一条）的规定对争议商标予以无效宣告的理由予以驳回。《巴黎公约》、《反不正当竞争法》、《民法通则》等相关规定已体现在2001年《商标法》的具体条款中。申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第四条、第七条、第九条为原则性条款，其实质内涵体现在2001年《商标法》相应实体规定之中。根据当事人陈述的事实和理由，本案的主要焦点问题为：一、争议商标的注册是否属于2001年《商标法》第十三条规定的不予注册并禁止使用的情形。二、争议商标的注册是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款规定禁止之情形。
　　关于主要焦点问题一，我局认为，首先，依据我局查明事实3可知，商评字[2013]第93889号重审第1366号《关于第4997072号“CATERPILLAR”商标异议复审裁定书》中认定引证商标九、十在第7类挖掘机械商品上在2005年11月14日前已为相关公众所熟知，我局将此作为申请人商标曾受保护的记录予以考虑，且根据申请人在本案中提交的大量新闻媒体报道、《全国重点商标保护名录》等证据能够证明申请人在争议商标申请日之前在中国的经营活动和对外宣传中大量、持续使用其“CATERPILLAR”及“CATERPILLAR及图”系列商标，在相关公众的认知中形成了稳定的对应关系，能够将上述商标用于指代申请人提供的商品，在挖掘机械等工程机械领域具有很高的知名度和市场影响力。我局对申请人的“CATERPILLAR”及“CATERPILLAR及图”商标在挖掘机械商品上在本案争议商标申请注册日之前已经为中国相关公众所熟知的事实再次予以确认。其次，申请人提交证据可以证明“卡特彼勒”是“CATERPILLAR”的对应中文，在相关工程机械行业二者具备相互对应的关系。争议商标显著部分文字“卡特日石”与引证商标九、十中“CATERPILLAR”对应中文“卡特比勒”在文字构成、呼叫方面相近。且争议商标指定使用的车轮防滑膏、发动机油等商品与申请人引证商标九、十实际使用的挖掘机械等商品常为搭配使用的商品，在功能用途、销售对象、销售场所及使用场所等方面高度重合。第三，申请人提交证据显示“日石”于争议商标申请日前即为案外人天津日石润滑油脂有限公司的字号，争议商标原注册人将“卡特”与“日石”组合申请注册在润滑油等商品上难谓善意。故争议商标的注册使用易使相关公众认为其与申请人具有某种联系，误导公众，从而可能给申请人的利益造成损害。综上，争议商标已构成对申请人商标的恶意摹仿，违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。
　　关于主要焦点问题二，我局认为，2001年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为，是指申请商标注册违反了诚实信用原则，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册。鉴于本案已依据2001年《商标法》第十三条第二款规定对申请人商标予以保护，故对争议商标的注册是否违反上述规定不再予以置评。
　　此外，争议商标所表示的内容并不属于夸大宣传并带有欺骗性的标志，争议商标亦不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。因此，争议商标的注册未构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项所指之情形。
　　依照2001年《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:孙建新
张 静
郑婷

2023年01月29日

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