关于第52251802号“张謇遂生堂”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000217431号

　　申请人：南通遂生堂大药房有限公司
　　委托代理人：北京常理知识产权代理有限公司
　　被申请人：江苏福盈康中医药科技有限公司（原被申请人：江苏城投能源有限公司）
　　委托代理人：上海凯创知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2022年04月07日对第52251802号“张謇遂生堂”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标与申请人第12072210号“遂生堂”商标、第5347128号“遂生堂”商标（以下称引证商标一、二）构成使用在类似服务上的近似商标。被申请人具有摹仿他人商标的主观恶意。争议商标的注册侵犯了申请人在先商号权，同时构成对申请人“在先使用并有一定影响”的商标的抢注。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《中华人民共和国民法通则》第四条的规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了申请人商标的宣传使用等证据。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一、二并不构成使用在类似服务上的近似商标。申请人提交的证据并不能证明其“遂生堂”商标的知名度。争议商标并未损害申请人在先字号权。被申请人请求对争议商标予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、被申请人相关产品照片；
　　2、被申请人产品销售合同及发票；
　　3、张謇遂生堂中医健康养生馆规划图、可行性报告；
　　4、关于遂生堂相同商标检索结果；
　　5、原被申请人经营情况。
　　我局将被申请人的上述材料交申请人质证，申请人在规定期限内向我局提交的质证意见与其无效宣告的主要理由基本一致。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由原被申请人于2020年12月17日向我局提出注册申请，于2021年8月21日被核准注册，核定使用在第35类广告（通过所有大众传播途径）等服务上，于2022年5月13日转让至被申请人名下。现为有效注册商标。
　　2、引证商标一、二早于争议商标申请日获准注册，分别核定使用在第35类药品零售或批发服务、推销（替他人）等服务上。现为有效注册商标。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，申请人主张的《商标法》第七条、第九条属于总则性条款、《中华人民共和国民法通则》第四条的立法精神在《商标法》中亦有所体现，我局将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
　　根据双方当事人的主张、事实、依据，经合议组合议，本案的焦点问题归纳为：一、争议商标与引证商标一、二是否构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。二、争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条的规定。
　　关于焦点问题一，我局认为，争议商标“张謇遂生堂”完整包含引证商标一、二“遂生堂”，且在文字构成、呼叫、含义等方面相近，已构成近似标识。争议商标核定使用的替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）、为商品和服务的买卖双方提供在线市场、拍卖服务、替他人推销商品和服务、药用制剂零售或批发服务与引证商标一、二分别核定使用的药品零售或批发服务、推销（替他人）等服务属于同一种或类似服务，争议商标与引证商标一、二并存使用在上述同一种或类似服务上，易使消费者对服务来源产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。争议商标指定使用的其余服务与引证商标一、二分别核定使用的药品零售或批发服务、推销（替他人）等服务不属于同一种或类似服务，争议商标与引证商标一、二并存使用在上述非同一种或类似服务上，应不致使消费者对服务来源产生混淆误认，未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
　　关于焦点问题二，我局认为，首先，鉴于申请人在与争议商标类似服务上已有在先注册商标，我局已适用《商标法》第三十条对申请人在先商标权进行保护，故争议商标指定使用在该部分类似服务上无需再适用《商标法》“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定进行审理。其次，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，申请人在与争议商标核定使用广告等服务相同或类似的服务上在先使用了与争议商标相同或近似的商标，并使之具有一定影响，故争议商标未构成《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形。
　　申请人称争议商标的注册侵犯了其在先商号权，但提交证据不足以证明在争议商标申请日前，申请人在与争议商标核定使用服务所属行业内在先使用了与争议商标相同或近似的商号，并使之具有一定影响，且争议商标“张謇遂生堂”与申请人商号“遂生堂”存在一定区别，未构成相同或基本相同。故，申请人的上述主张我局不予支持。
　　关于申请人的其他主张，我局认为，《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”是指商标对其指定使用商品或服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点或产地产生错误的认识。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响，是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我局经审理认为，目前尚无证据表明争议商标存在上述情形。故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。
　　申请人还主张争议商标的注册违反了《商标法》第四条、第十三条、第十五条第二款的规定，但缺乏相应的事实依据，因此我局不予支持申请人上述主张。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）、为商品和服务的买卖双方提供在线市场、拍卖服务、替他人推销商品和服务、药用制剂零售或批发服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:侯广超
王超
黄许丽

2023年07月31日

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