关于第45150395号“焗无霸 JU WU BA”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000047743号

　　申请人：麦当劳公司
　　委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
　　被申请人：深圳港味轩餐饮管理有限公司
　　
　　申请人于2022年02月21日对第45150395号“焗无霸 JU WU BA”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标与申请人第528162号“巨無霸”商标、第636098号“巨无霸”商标、第529117号“巨無霸”商标、第630281号“巨无霸”商标、第18974180A号“巨无霸”商标、第630313号“巨无霸”商标、第29054312号“巨无霸”商标、第38643972号“巨无霸”商标、第43972746号“巨无霸”商标（以下称引证商标一至九）构成使用在类似商品/服务上的近似商标。申请人注册在第30类食用三明治等商品上的引证商标三、四、五在中国为相关公众所熟知，请求认定为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的复制和摹仿，易误导公众，致使申请人的利益受到损害。被申请人申请注册争议商标的行为是以不正当手段抢先注册申请人已经使用并具有一定影响的“巨无霸”商标。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第九条、第十三条第三款、第十四条、第三十条、第三十一条、第三十二条和第四十五条等规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：
　　1、申请人大事记公证材料；
　　2、申请人在中国企业贡献报告；
　　3、相关国家图书馆检索报告
　　4、相关介绍材料；
　　5、相关排名及榜单情况；
　　6、相关报道、广告宣传及销售材料；
　　7、中国的麦当劳餐厅地址和联系方式；
　　8、相关荣誉材料；
　　9、申请人“巨无霸”系列商标申请注册情况；
　　10、在先裁定书、判决书；
　　11、被申请人名下商标情况；
　　12、其他证据材料等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1795期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2020年4月3日申请注册，指定使用在第43类“饭店”等服务上，在初步审定公告期间被提出异议，经异议决定准予该商标注册。该商标专用期至2030年11月13日。
　　2、引证商标一至九分别为申请人名下在第29、30、32、43类商品和服务上于争议商标申请注册日之前在先注册或在先申请的有效商标。
　　3、由申请人提交的报道、广告宣传等证据可知，申请人“巨无霸”、“巨無霸”商标在争议商标申请日前，通过电视广告、户外广告、网络媒体等相关媒介进行了宣传、报道。
　　以上事实有商标档案及申请人在案证据予以佐证。
　　我局认为，《商标法》第九条为总则性条款，其具体内容已体现在实体条款中。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标与引证商标一至九是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。争议商标核定使用的日间托儿所（看孩子）、提供野营场地设施服务与引证商标一至九核定使用的商品/服务关联性较弱，不属于类似商品/服务，争议商标使用在上述不类似服务上与引证商标一至九未构成类似商品/服务上的近似商标。争议商标核定使用的饭店、餐具出租等其余服务与引证商标一至七分别核定使用的肉、猪肉、食用三明治、肉三明治、咖啡、无酒精饮料等商品、引证商标八、九核定使用的饮水机出租等服务具有较强的关联性。争议商标“焗无霸 JU WU BA”与引证商标一至九“巨无霸”、“巨無霸”在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似商标。且申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日前，其“巨無霸”、“巨无霸”商标经实际使用，已在全国范围内具有一定知名度。基于上述因素，争议商标与引证商标一至九在上述类似或关联商品/服务上共存，易使相关公众认为其系来源于同一市场主体的系列商标或存在其他关联关系，进而产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。
　　二、争议商标的注册是否构成《商标法》第十三条第三款规定之情形。申请人在部分类似或关联商品/服务上已有在先注册商标，且我局已通过《商标法》第三十条、第三十一条给予该商标保护，因此，对于争议商标在该部分类似服务上不再适用本条予以审理。本案中，申请人在案证据不足以全面反映在争议商标申请注册日前，申请人引证商标三、四、五所指定使用的商品在市场上的市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况，不足以证明引证商标三、四、五经过长期、广泛宣传使用，已达到《商标法》第十四条规定的相关公众所熟知的程度。因此，争议商标在不相类似服务上的注册不致误导公众并致使申请人利益可能受到损害，未构成《商标法》第十三条第三款规定之情形。
　　三、争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条所指的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。该项规定系对未注册商标的保护。本案中，申请人在部分类似或关联商品/服务上已有在先注册商标，且我局已通过《商标法》第三十条、第三十一条给予该商标保护，因此，对于争议商标在该部分类似服务上不适用本条予以审理。另，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册之前，在与争议商标核定使用的“日间托儿所（看孩子）；提供野营场地设施”服务相同或类似服务上，申请人使用与争议商标相同或近似的未注册商标并达到有一定影响的程度。故争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
　　申请人的其他主张缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在“日间托儿所（看孩子）；提供野营场地设施”服务上予以维持，在其余服务上予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:陈雪青
李宁
赵婷婷

2023年02月22日

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