关于第35711729号“敦煌圈”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000048551号

　　申请人：敦煌市梵森网络有限公司
　　委托代理人：北京捷诚志合国际知识产权代理有限公司
　　被申请人：敦煌市信游网络传媒有限公司
　　委托代理人：北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2021年11月18日对第35711729号“敦煌圈”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人的法定代表人于2015年申请了“敦煌圈”作为微信公众号名称，2018年转让给本案申请人。申请人对“敦煌圈”进行了大量的宣传及使用，争议商标已构成对申请人知名商标的恶意抢注。被申请人申请注册争议商标具有明显的主观恶意，争议商标的获准注册易导致消费者对服务来源产生混淆、误认，从而造成不良的社会影响。被申请人申请注册争议商标系采用了不正当手段进行了注册，且具有明显的主观恶意。争议商标中含有“敦煌”为我国县级以上行政区划，不能作为商标注册。综上，请求我局依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十条第二款、第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等相关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、微信公众号相关截图、信息；
　　2、申请人及法人的荣誉证书；
　　3、公众号转让证书；
　　4、敦煌市委宣传部证明
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人早在2010年在先申请并使用了“敦煌在线”等商标。争议商标系被申请人独创，并未对他人商标进行抢注。争议商标经过长期使用和宣传已具有很高知名度。争议商标没有欺骗性，不会导致不良的社会影响。申请人的申请理由不能成立。综上，请求我局对争议商标予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、争议商标的使用材料。
　　我局对被申请人的答辩材料进行了公告送达，申请人在法定期限内未发表质证意见。
　　经审理查明：一、争议商标由本案被申请人于2019年1月3日申请注册，2019年9月28日获得商标专用权，核定使用在第35类药品零售或批发服务；广告宣传等服务上，专用权期限至2029年9月27日。
　　二、本案申请人并未明确在争议商标申请日之前，第35类服务上，其在先申请注册了“敦煌圈”等商标。
　　我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。结合当事人陈述的事实和理由，本案的焦点问题可归结为：
　　一、争议商标是否构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在类似服务上的近似商标。鉴于申请人并未明确其在先商标权，故申请人的该主张缺乏事实及法律依据，我局不予支持。
　　二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。2013年《商标法》第三十二条所指的在先权利是指在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利。本案中，申请人并未明确主张其享有何种除商标权以外的其他在先权利，且未举证。申请人提交的在案证据1-4或为自制材料，或并未显示证据形成时间，或未显示商标，以上证据均不能证明在争议商标申请日之前，申请人对“敦煌圈”商标进行了使用宣传；并具有一定影响。故对于申请人提起争议商标的注册构成2013年《商标法》第三十二条的规定的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　三、、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指的情形。我国2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。另外，争议商标用于核定的商品上，并不存在对其核定使用的商品的质量等特点作了超出固有程度的表示，容易使公众对商品的质量等特点产生错误的认识。故，争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
　　四、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或不正当手段取得注册”的行为，是指申请商标注册违反诚实信用原则，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册。本案中，申请人尚无充分的证据证明，争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段，违反了诚实信用原则。因此，申请人的该项主张，我局亦不予支持。
　　五、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第四条所指情形。我局认为，申请人提交的在案证据不足以证明被申请人申请注册的商标具有不以使用为目的的恶意，故对申请人的该主张，我局不予支持。
　　六、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十条第二款所指情形。争议商标为“敦煌圈”，其中“敦煌”系我国县级以上行政区划，不得作为商标注册及使用。加之，争议商标整体也没有产生有别于其地名的其他含义，被申请人提交的证据也不能证明其争议商标经过使用已产生有别于其地名的其他含义。综上，争议商标已构成2013年《商标法》第十条第二款所指情形
　　2013年《商标法》第七条为总则性条款，在2013年《商标法》其他条款中已有体现，对申请人依该规定请求对争议商标予以无效宣告的理由，我局在前文中已适用《商标法》其他条款进行评审，在此不予赘述。申请人称争议商标违反了2013年《商标法》第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条等相关规定，缺乏明确的主张及证据，我局对以上理由不予支持。另外，申请人提出的其他理由缺乏事实及法律依据，我局不予评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:柴玲
张玉广
卢榆

2023年02月23日

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