关于第21950876号“SHAUN WILL及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000041455号

　　申请人：阿德曼动画有限公司
　　委托代理人：北京惠诚东方知识产权代理有限公司
　　被申请人：上海前未信息科技有限公司
　　
　　申请人于2021年11月30日对第21950876号“SHAUN WILL及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人的国际注册第903831号“SHAUN THE SHEEP”商标、第8533938号“小羊肖恩”商标、国际注册第903544号“图形”商标、第24020964号“SHAUN THE SHEEP”商标、第24020961号“图形”商标、第24020958号“小羊肖恩”商标（以下分别称引证商标一至六）构成使用在类似服务上的近似商标。二、申请人对“小羊肖恩面部标志系列美术作品”享有著作权。SHAUN THE SHEEP、小羊肖恩及小羊肖恩卡通形象是申请人使用多年的重要的影视作品名称、书籍名称、卡通人物名称及卡通人物形象之一。申请人对SHAUN THE SHEEP、小羊肖恩享有作品、角色名称权以及相关的商品化权。争议商标侵犯了申请人的在先权利。争议商标的申请注册明显属于不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标的行为。三、争议商标是对申请人商标的恶意抄袭，其申请注册违反了诚实信用原则，容易造成混淆误认，产生不良影响。综上，申请人依据《商标法》第四条第一款、第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款、《民法通则》、《反不正当竞争法》的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：1、商标档案；2、著作权登记证书；3、推广方案、活动页面；4、相关报道；5、销售页面；6、演出信息；7、众筹页面及产品图片和录像；8、第三方网站页面；9、申请人创作的作品及形象图片；10、关联公司信息；11、详细介绍；12、播放情况；13、公证件；14、搜索结果；15、使用许可协议及授权书；16、电影、游戏介绍与报道；17、发票；18、专卖店、专柜列表；19、被申请人恶意抢注争议商标的商标档案页面等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年11月18日提出注册申请，于2018年1月7日获准注册，核定使用在第41类组织教育或娱乐竞赛等服务上，商标专用期至2028年1月6日止。
　　2、引证商标一至三现为申请人名下在先申请并已获注册的有效商标，核定使用在第41类娱乐等服务上。
　　3、引证商标四至六申请注册时间晚于争议商标申请注册时间，故引证商标四至六不构成争议商标的在先权利障碍。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条、第九条为总则性条款，《民法通则》、《反不正当竞争法》可对应为现行《商标法》的相关规定，其规定的立法精神已体现在其他具体条款中。根据当事人陈述的内容、提交的证据及查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
　　一、争议商标与引证商标一至三是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。争议商标与引证商标一至三字母构成、含义、整体外观、视觉效果相近，整体不易区分，争议商标与引证商标一至三已构成近似商标。争议商标核定使用的全部服务与引证商标一至三核定使用的服务属于类似服务，争议商标与引证商标一至三在上述服务上共存，易使相关公众对服务的来源产生混淆或误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
　　二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定“不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。本案中，争议商标与申请人主张享有著作权的“小羊肖恩面部标志系列美术作品”未构成实质性近似，未构成对申请人著作权的损害。故申请人的该项主张我局不予支持。申请人主张的争议商标的注册侵犯了其对知名动画中的小羊肖恩卡通人物形象所享有的在先商品化权益。申请人所主张的动画形象商品化权益实质上是该形象基于卡通角色的知名度和商业信誉，而在衍生行业上具有的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。当该知名角色形象已经在衍生商品上作为商标进行注册时，其与特定主体的对应联系以及相应的商业价值已可以通过注册商标专用权制度获得充分保护，不再有必要援引“其他在先权利”有关规定主张“商品化”权益。本案中，申请人已经将其主张的“小羊肖恩”动画形象作为商标注册在第41类服务上，我局已针对争议商标与相关引证商标的权利冲突适用相应的商标权予以保护。因此，对于申请人上述主张，我局不予支持。
　　三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定之情形。目前尚无证据表明争议商标本身带有欺骗性，会使公众对服务的特点或者产地产生误认，也无证据表明争议商标会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定之情形。
　　另，鉴于争议商标已适用其他条款无效，其注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定我局不再单独评述。申请人其他主张缺乏事实及法律依据，我局不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王若凡
曲红阳
张福伦

2023年02月16日

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