关于第53318146号“DUTTON RANCH及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000039999号

　　申请人：斯派克有线电视网络公司
　　委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
　　被申请人：达顿国际有限公司（原被申请人：上海聚晟实业有限公司）
　　委托代理人：深圳市博深知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2021年12月09日对第53318146号“DUTTON RANCH及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人主张的图形美术作品和“DUTTON RANCH及图”美术作品是其《黄石》（Yellowstone）影视作品的组成部分，申请人对《黄石》（Yellowstone）影视作品及上述美术作品享有著作权。上述美术作品随着申请人《黄石》（Yellowstone）影视作品的发行和播出已经在国内外获得了较高的知名度。争议商标由申请人享有在先著作权的上述美术作品组成，争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条的规定。二、“达顿牧场（Dutton Ranch）”作为该影视作品中的标志性场景名称已经为相关公众所知晓，并与申请人的《黄石》（Yellowstone）影视作品形成了一一对应关系。争议商标的文字部分与申请人享有商品化权等在先权利的标志性场景名称“达顿牧场（Dutton Ranch）”相同，侵犯了申请人对达顿牧场（Dutton Ranch）享有的包括在先商品化权在内的在先权利，违反了《商标法》第三十二条的规定。三、被申请人和原被申请人均与自然人宋延林有关，二者之间存在关联关系，被申请人共计持有17件商标，均与争议商标相同或者由争议商标的文字部分组成。其中，包含本案争议商标在内的4件商标系受让于原被申请人。被申请人和原被申请人申请的23件商标中20件商标均与申请人的《黄石》（Yellowstone）影视作品有关。申请人认为自然人宋延林通过在国内和美国注册的公司反复申请抄袭申请人《黄石》（Yellowstone）影视作品的核心构成元素的商标，其目的在于利用该影视作品的热度欺骗消费者获取不当利益，难谓善意，违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三十二条、第四十四条第一款等规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、经公证和认证的《黄石》（Yellowstone）影视作品第三季第六、九、十集的作品版权登记证书及其翻译；
　　2、《黄石》（Yellowstone）影视作品第三季第六、九、十集中出现申请人享有著作权的图形美术作品和“DUTTON RANCH及图”美术作品的截图；
　　3、申请人在美国、英国和加拿大申请注册的图形商标档案及翻译；
　　4、国内互联网媒体对申请人的《黄石》（Yellowstone）影视作品的相关报道；
　　5、爱奇艺、腾讯视频、优酷、人人影视、BILIBILI等视频网站和社交平台关于“黄石”的搜索结果页；
　　6、百度百科、GOOGLE、豆瓣、知乎等搜索《黄石》（Yellowstone）的打印页；
　　7、在先相关判决书、裁定书；
　　8、美国科罗拉多州州务院关于被申请人的公司登记信息；
　　9、国家企业信用信息网关于原被申请人上海聚晟实业有限公司的企业登记信息；
　　10、被申请人及原被申请人上海聚晟实业有限公司商标列表及抄袭申请人在先权利的商标档案等。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标由文字“DUTTON RANCH”和仿羊头图形组合而成，是原被申请人独立构思创立的商标，其各元素具有正当的来源和设计理念，该商标的注册申请与申请人认为的抄袭行为无关，并未违反《商标法》第三十二条的规定。二、争议商标的注册行为不满足损害他人在先著作权的构成要件，并未侵犯他人在先的著作权，并未违反《商标法》第三十二条的规定。三、争议商标的各元素均有正当的来源，并未抄袭《黄石》电视剧相关场景与元素。争议商标的注册完全基于原被申请人自身生产经营需要，也并无其他恶意动机。申请人根据《商标法》第四十四条第一款认为争议商标的注册存在明显主观恶意，意在欺骗消费者获取不正当利益等主张不成立。综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、“DUTTON”、“RANCH”词典翻译、搜索结果打印页；
　　2、“DUTTON  RANCH”谷歌地图搜索结果打印页；
　　3、达顿酒庄介绍Dutton Estate葡萄酒资讯网打印页；
　　4、“DUTTON RANCH”在葡萄酒酒标应用打印页；
　　5、“黄石”国内视频门户网站搜索结果、百度搜索结果打印页；
　　6、原被申请人爱企查信息打印页等。
　　我局将上述被申请人的答辩材料交与申请人，申请人的主要质证意见为：一、申请人出品的《黄石》（Yellowstone）影视作品已获得了较高的知名度。“DUTTON RANCH”译作“达顿牧场”，作为该影视作品中的标志性场景名称也随之为相关公众所知晓，并与申请人的《黄石》（Yellowstone）影视作品形成了一一对应关系。申请人作为出品方对“DUTTON RANCH（达顿牧场）”标志性场景名称享有在先权益。争议商标的文字部分与申请人影视作品中的标志性场景名称“DUTTON RANCH（达顿牧场）”相同，侵犯了申请人对“DUTTON RANCH（达顿牧场）”享有的包括商品化权在内的合法权益。二、申请人对图形美术作品和“DUTTON RANCH及图”美术作品享有在先的著作权。争议商标的设计与申请人的美术作品相同，侵犯了申请人的在先著作权。三、申请人提交的证据可以证明被申请人和原被申请人之间的关联关系。被申请人和原被申请人申请的共23件商标中20件商标均是对申请人享有在先权利的标志性场景名称“DUTTON RANCH（达顿牧场）”及图形美术作品的抄袭。被申请人及其关联公司共同且反复申请侵犯申请人在先权利的商标，难谓善意，扰乱了商标注册秩序，违反了《商标法》第四十四第一款的规定。综上，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人又向我局提交了以下主要证据：
　　1、百度百科关于华纳兄弟娱乐公司出品的影视剧集《西部世界（WESTWORLD）》的介绍；
　　2、第22285545号“西部世界WESTWORLD”商标无效宣告裁定书；
　　3、百度百科关于华纳兄弟娱乐公司出品的影视剧集《破产姐妹（2BROKE GIRLS）》的介绍；
　　4、第43040399号和第43050571号“破产女孩”商标无效宣告请求裁定书；
　　5、贵局基于影视剧中的知名魔法学院名称或魔法咒语作出的不予注册决定和无效宣告裁定；
　　6、百度搜索“《黄石》（Yellowstone）”结果页面打印件等。
　　经审理查明：1、争议商标由上海聚晟实业有限公司（即原被申请人）于2021年1月26日在第16类纸等商品上提出注册申请，于2021年9月14日获准注册，专用权止于2031年9月13日，现为有效注册商标。争议商标于2021年12月27日经我局核准转让予“达顿国际有限公司”，即本案被申请人。
　　2、由申请人提交的证据8、9可知被申请人的注册代理人为宋延林，宋延林亦为原被申请人的监事，故被申请人与原被申请人为关联公司。被申请人在多个类别商品和服务上共申请注册了二十余件商标，均为与争议商标文字或图形相同或近似的商标，其中4件为原被申请人处受让而来。
　　以上事实由申请人提交的证据、相关商标档案在案佐证。
　　根据当事人陈述的内容、提交的证据以及我局查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
　　一、申请人称争议商标的注册侵犯其在先著作权。我局认为，判定系争商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。本案中，首先，申请人的《YELLOWSTONE》影视作品中的相关图形标识表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，属于我国著作权法保护的作品。其次，由申请人提交的证据1中经公证认证的影视作品版权登记证书及翻译可知，申请人的《YELLOWSTONE》第三季第6集于2020年7月27日初次出版，于2020年8月12日版权登记，早于争议商标申请日。由申请人提交的影视作品中相关美术作品截图、网络搜索结果、媒体报道等证据可以证明申请人对《YELLOWSTONE》系列影视作品在先公开发表，故，我局认定申请人对《YELLOWSTONE》系列影视作品享有在先著作权。争议商标的图形部分与其在先发表的《YELLOWSTONE》影视作品中“达顿家族”的家族徽章相关标识在设计手法和整体视觉雷同，已构成实质性近似。且被申请人未提交证据证明争议商标为其独立创作。同时根据申请人提交的网络搜索结果、媒体报道等证据亦有对该标识的相关介绍信息，因此被申请人具有接触该作品的可能。综上，可以认定被申请人在未取得申请人许可的情况下，申请注册争议商标的行为，已构成对申请人在先著作权的损害，违反了《商标法》第三十二条所指申请商标注册不得损害他人现有的在先权利之“著作权”的规定。
　　申请人称争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权，我局认为，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标注册申请日前， “Dutton Ranch” 作为申请人《YELLOWSTONE》影视作品中的场景名称已具有较高知名度，亦尚无证据证明争议商标在指定商品上的注册可能挤占申请人基于其影视作品中的场景名称所享有的市场优势地位和交易机会。故，争议商标的注册并未损害申请人在先商品化权，未构成《商标法》第三十二条所指“损害他人在先权利”之情形。
　　二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形。对此，我局认为：本案中，由申请人提交的在案证据可知，申请人的《YELLOWSTONE》系列影视作品在争议商标申请日前已在先发表且具有一定的知名度。争议商标由文字“DUTTON RANCH”及图形组成，其图形部分与申请人的《YELLOWSTONE》影视作品中“达顿家族”的家族徽章相关标识设计手法和整体视觉雷同，其文字部分亦与申请人的《YELLOWSTONE》影视作品中的场景名称“DUTTON RANCH”相同，该情形难谓巧合。由我局查明事实2可知，被申请人的注册代理人为宋延林，宋延林亦为原被申请人的监事，故被申请人与原被申请人为关联公司。被申请人在多个类别商品和服务上围绕申请人在先发表且具有一定知名度的《YELLOWSTONE》影视作品中的相关标识反复申请注册。被申请人未对其商标的设计来源作出合理解释说明，亦未提供其已实际使用或有意图使用商标的证据。综合以上因素，我局认为，被申请人申请注册争议商标的行为具有攀附他人商誉进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，已构成《商标法》第四十四条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形。
　　申请人的其他理由因无充分事实证据及法律依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:侯明洋
尤丽丽
贾玉竹

2023年02月14日

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