关于第45046968号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000040906号

　　申请人：杭州必是特服装有限公司
　　委托代理人：上海灵跃知识产权代理有限公司
　　被申请人：石狮蓝七服饰有限公司
　　
　　申请人于2022年02月23日对第45046968号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、被申请人具有模仿申请人小恶魔鬼脸及火焰小恶魔鬼脸图形的一贯恶意，争议商标是对申请人小恶魔鬼脸及火焰小恶魔鬼脸图形的复制和摹仿，违背了诚实信用原则，违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第四十四条第一款的规定。二、争议商标与申请人引证的第19357259号图形商标、第30301232号“BEASCER及图”商标（以下称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标，同时争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权，违反了《商标法》第九条、第三十条、第三十二条的规定。综上，申请人请求依上述事实和理由，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：1、小恶魔1号和2号、火焰小恶魔版权证书、版权转让证明；2、鬼脸服装生产线、仓库选货、发货视频；3、鬼脸及火眼鬼脸的服装微信交易、朋友圈宣传图片；4、疯狂衣橱节目对鬼脸服装的宣传；5、BEASTER天猫店铺上鬼脸及火眼鬼脸服装的交易记录、天猫店铺身份认证及首页截图；6、申请人淘宝店铺上鬼脸服装的交易记录、淘宝店铺身份认证及首页截图；7、微博对鬼脸及火眼鬼脸服装的宣传图片；8、鬼脸服装委托生产合同；9、2017年3月-2020年6月申请人BEASTER天猫旗舰店的销售额收据；10、小鬼王琳凯作为代言人到门店宣传照、品牌宣传视频；11、BEASTER旗舰店获得的荣誉证书；12、BEASTER实体门店全国共16家；13、明日之子节目对火眼鬼脸服装的宣传。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标图形为蔡世伟享有著作权的“火焰脸”作品。申请人提交的证据不能证明其对“小恶魔图形”的使用权早于争议商标的注册，无法证明其对“小恶魔图形”拥有在先权利。争议商标与申请人的引证商标不构成近似商标。被申请人未违反诚实信用原则。因此，争议商标的注册应予以维持。
　　被申请人在规定期限内未提交商标评审代理委托书原件、营业执照复印件、与答辩书以及答辩证据材料正本一致的副本，且未在法定期限内补正上述材料，我局视其未答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2020年3月31日申请注册，经审查于2021年12月7日核准注册，核定使用在第25类“帽；袜”等商品上。
　　2、引证商标一、二提出注册申请的日期早于争议商标的注册申请日，其中引证商标二的初审公告日晚于争议商标的注册申请日。至本案审理时，引证商标一、二为申请人名下有效注册商标，核定使用在第25类商品上。
　　3、经查询，被申请人名下共有包括争议商标在内的25件商标。
　　以上事实有相关商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条、第九条为总则性条款，上述条款相关规定的立法精神已在我国《商标法》具体条文中有所体现，因此，我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行评审。根据当事人理由及我局查明事实，我局对本案审理如下：
　　一、关于争议商标与引证商标一、二是否构成同一种或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的商品与引证商标一核定使用的“婚纱”商品不属于类似商品，故两商标不构成类似商品上的近似商标。
　　本案中，争议商标为纯图形商标，其图形造型为卡通的圆脸图形，与引证商标二的图形部分在视觉效果、整体印象等方面相近，整体不易区分，已构成近似商标。争议商标核定使用的“皮带（服饰用）；手套（服装）”商品与引证商标二核定使用的商品不类似，在前两项商品上，两商标不构成类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的其余商品与引证商标二核定使用的商品属于同一种或类似商品，两商标共同使用在同一种或类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、关于争议商标是否损害了申请人的在先著作权，从而构成了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。首先，申请人主张著作权的图形在设计上具有独创性，属于著作权法保护的作品。本案争议商标与申请人主张享有著作权的作品火眼小恶魔构图要素、视觉效果、表现形式相近，已构成实质性相似。其次，申请人在本案中向我局提交了著作权登记证书，在无相反证据的情况下，我局对有关作品的著作权权属予以确认。再次，申请人提交的著作权登记证书登记日期要明显早于争议商标申请日。最后，申请人提交的宣传资料等证据材料能够证明在争议商标申请日前其已将涉案作品作为商标使用在服装商品上并具有一定的使用规模，被申请人在申请注册争议商标前完全有可能接触过该作品。被申请人将与申请人在先作品构成实质性相似的标志以自己名义申请注册为商标，其行为难谓正当。综上所述，争议商标的申请注册损害了申请人在先著作权。争议商标已构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形。
　　三、申请人的相关权益已经通过商标法其他条款予以保护的情况下，本案不再适用《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　另，申请人主张争议商标的注册违反《商标法》第四条的规定，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:邢妍
周 铁兵
徐辉

2023年02月10日

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