关于第26741250号“IN YORK”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000043292号

　　申请人：约克墙纸公司
　　委托代理人：北京市集佳律师事务所
　　被申请人：秦立柱
　　委托代理人：北京天诚联合知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2021年9月26日对第26741250号“IN YORK”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人成立于1895年，位于美国宾夕法尼亚州约克市，主营墙纸等，其作为美国最早工业化生产墙纸的公司，已经成为美国最大、品种最全的墙纸公司，“YORK”已经成为美国墙纸市场的第一品牌。申请人通过其在中国的经销商上海长堤装饰材料有限公司（曾用名：上海彤彩装饰材料有限公司）和北京彤彩空间视觉装饰材料有限公司等参加在中国的有关展会和博览会，通过在中国的销售活动，自1990年起已有大量知名媒体对申请人和其商标、字号进行了广泛报道，并使之具有了一定的知名度，形成了唯一对应关系。申请人在争议商标申请日前即已经在美国和欧盟、俄罗斯等国家和地区获准注册。被申请人申请注册了大量与申请人及他人具有较强显著性或较高知名度的商标相同或相近的商标，更曾试图以高价向申请人兜售商标，以牟取不正当利益，且被申请人的多件商标均被贵局认定损害了申请人的在先著作权，被申请人的不正当竞争行为亦在多个判决中被予以确认，被申请人申请注册争议商标的行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，挤占了业内其他企业本应享有的交易机会和商业信誉。申请人与被申请人曾供职的公司存在在先经销关系，被申请人未经授权擅自申请注册争议商标。争议商标的注册损害了申请人的在先字号权，且申请人的“YORK”和“YORK及图”商标在争议商标申请日前已具有一定的知名度，争议商标的注册构成对申请人在先使用并有一定影响商标的抢先注册。被申请人与申请人同属于墙纸生产销售者，其不仅抄袭、摹仿他人商标，且仅使用“YORK”、“约克”进行虚假宣传和不正当竞争，并未对其余商标投入使用，其不以使用为目的恶意注册商标。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）《商标法》第四条、第十五条第一款、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、他人品牌介绍及有关网站介绍；2、申请人部分商标的注册资料；3、申请人及其相关人员获得的荣誉资料；4、中国建筑装饰装修材料协会壁纸分会出具的关于申请人知名度的证明；5、肖像权使用协议及翻译资料；6、申请人设计师的护照及翻译资料、宣传资料、设计师的结婚证明和出生证明；7、申请人总裁的护照及翻译资料、任命的会议决议；8、产品销售记录、部分年份在中国的销售情况资料；9、申请人与上海长堤装饰材料有限公司签订的分销协议、该公司对申请人及其产品的宣传册；10、申请人与江苏爱舍墙纸有限公司签订的销售协议、通过该公司向中国出口壁纸的资料、海关报关单；11、国家图书馆的检索资料；12、参展图片；13、相关网站上使用申请人设计师肖像的公证书；14、被申请人商标资料、利用其他公司名义进行商业活动的宣传资料、销售单据、店铺图片、销售经理的名片图片；15、相关购买墙纸商品的公证书、内部沟通维权事宜的往来邮件及公证书等；16、百度搜索“约克墙纸”的资料；17、相关电子邮件沟通资料；18、彤彩企业有限公司的证明信；19、被申请人涉案的民事判决书；20、申请人在淘宝开设的店铺资料、销售页面；21、版权登记证书、创作者的权属声明；22、相关行政裁定书及判决书；23、长堤空间视觉的官网截图；24、杂志部分页面；25、授权书资料；26、上海长堤文化艺术服务有限公司的工商信息资料；27、全球墙纸协会出具的证明信；28、IGI官网截图；29、中国墙纸协会官网截图。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标为文字商标，未侵犯申请人的在先字号权、著作权，亦不构成对申请人商标的抢先注册；申请人提交的证据不能证明被申请人曾供职的公司与申请人存在在先经销关系；被申请人虽然注册有数量较多的商标，但均系防御性注册，而非囤积商标行为，且其自取得“YORK”商标权后，积极投入使用，并不存在恶意申请行为，贵局的多个裁定已认定被申请人不存在以不正当手段取得商标注册的事实；被申请人对申请人提交的证据不予认可，大部分证据与本案缺乏关联性，其余证据亦不能证明申请人及其字号、商标等已经在先具有一定的知名度；争议商标经过使用已具有一定的知名度。故请求对争议商标的注册予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、展览会、博览会的有关图片；2、参展转账记录；3、施工方营业执照及法定代表人的身份证明资料；4、手提袋图片、宣传册图片、宣传册印刷合同。
　　申请人质证的主要理由：争议商标的注册损害了申请人的在先著作权、在先字号权，构成对申请人商标的抢先注册；申请人提交的证据足以证明被申请人供职的公司与申请人存在在先经销关系；被申请人具有囤积商标、高价售卖商标谋取不正当利益的恶意情形，且贵局已多次认定被申请人具有以其他不正当手段取得商标注册的恶意；被申请人提交的证据不能证明争议商标经过其经营和使用，反而佐证了其抄袭申请人商标，进行虚假宣传误导消费者的恶意。综上，请求对争议商标予以宣告无效。
　　申请人在质证中提交了以下主要证据：
　　1、新品发布会报道资料；2、相关行政裁定书、决定书、判决书；3、销售发票；4、被申请人部分商标的撤销决定；5、往来电子邮件资料；6、其他公司的工商信息资料；7、其他墙纸品牌的官网资料；8、全球墙纸协会出具的证明信。
　　经审理查明：
　　一、争议商标由被申请人于2017年9月30日申请注册，于2019年1月21日获准注册，核定使用在第27类墙纸；苇席；非纺织品制墙纸商品上。
　　二、本案被申请人共申请注册了147件商标，其中多枚“YORK”、“YORK及图”商标及图形商标因侵犯了本案申请人在先著作权或违反《商标法》第四十四条第一款的规定而被我局作出的无效宣告请求裁定书予以宣告无效，此外，被申请人还申请注册了多枚与他人品牌及字号相同或相近似的商标，如“CASADEBO”、“THLBAUT”、“长堤”等。
　　以上事实由商标档案及申请人提交的证据22在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。
　　经合议组评议，我局认为：
　　一、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十五条第一款的规定。本案申请人提交了北京长堤装饰材料有限公司、北京彤彩空间视觉装饰材料有限公司出具的从未明示或暗示授权河南省秦立柱个人销售或使用与“YORK”商标及商号或“彤彩”商号相关的任何标识的证明信以及相关民事判决书用以证明申请人与被申请人曾任职的公司存在经销关系，但上述证据均未体现被申请人曾在申请人的经销商公司任职，进而存在《商标法》第十五条第一款所指的代理关系，故本案证据尚不足以证明争议商标的注册并不违反《商标法》第十五条第一款的规定。
　　二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先字号权，是否构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有影响的商标，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。本案申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日前，申请人已将“YORK”作为其字号和商标使用于墙纸等商品上，并使之在该领域内具有一定知名度和影响力，本案争议商标“IN YORK”与申请人的字号相近，并且完整包含了申请人具有较强显著性的“YORK”商标；争议商标核定使用的墙纸、苇席、非纺织品制墙纸商品与申请人主营、其商标使用的墙纸等商品均属于家装用品，在销售场所、消费对象等方面相同或相近，属于同一种或类似商品，争议商标在前述商品上注册使用易使相关公众对指定商品的来源产生误认，构成对申请人在先字号权的损害和对申请人在先使用并有一定影响“YORK”商标的抢先注册，违反了《商标法》第三十二条的规定。
　　三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。《商标法》第四十四条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标注册申请人在申请商标注册时应遵循诚实信用原则和公共的商业道德，不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。本案中，争议商标与申请人使用在墙纸商品上并具有较高知名度的“YORK”商标和字号相近，该情形难谓巧合，同时，依据我局查明事实二可知，被申请人先后共申请注册了147件商标，其中多枚“YORK”、“YORK及图”商标及图形商标因侵犯了本案申请人在先著作权或违反《商标法》第四十四条第一款的规定而被我局作出的无效宣告请求裁定书予以宣告无效，此外，被申请人还申请注册了多枚与他人品牌及字号相同或相近似的商标，如“CASADEBO”、“THLBAUT”、“长堤”等，被申请人并未对其申请注册上述商标作出合理解释。被申请人前述商标注册行为具有明显复制、抄袭他人具有较强显著性商标的意图，违反了诚实信用原则，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。被申请人的使用行为不能证明其申请注册争议商标具有正当性。
　　四、2019年《商标法》第四条第一款关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定属于2019年《商标法》新增加的条款内容，根据法不溯及既往原则，申请人关于被申请人申请注册争议商标构成该情形的主张我局不予支持。
　　另，申请人在质证中主张争议商标的注册损害了其在先著作权不属于本案审理范围，申请人可另案主张。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　

合议组成员:胡笳琳
袁靖涵
吴彤

2023年02月17日

信息标签：