关于第32266161号“苏南吉兆SUNANJIZHAO及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000059476号

　　申请人：谢湘龙
　　委托代理人：北京万达恒信知识产权代理有限公司
　　被申请人：胡伟坚
　　委托代理人：汕头市金诺企业管理有限公司
　　
　　申请人于2022年02月28日对第32266161号“苏南吉兆SUNANJIZHAO及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标与第3711620号“苏南蔡记”商标、第20600791号图形商标、第25749144号“潮味苏南鹅肉”商标、第37813054号“谢记苏南鹅肉”商标、第38184706号“谢记苏南”商标、第34223997号“潮汕苏南鹅肉”商标、第41392196号“苏南狮头”商标、第42769848号“海记苏南”商标、第10160258号“澄海苏南鹅肉”商标、第25582180号“澄海苏南”商标、第25652416号“老苏南鹅肉”商标（以下依次称引证商标一至十一）构成相同或类似服务上的近似商标，易造成消费者的混淆和误认。争议商标是对申请人引证商标的抄袭和摹仿，且被申请人与申请人属于同地域、同行经营者，被申请人申请注册争议商标的行为具有明显恶意，属于傍名牌、搭便车的行为，违反诚实信用原则。商标局多次对抄袭摹仿申请人系列商标的标识不予核准注册。“苏南鹅肉”系列商标经申请人长期宣传和使用，已具有极高知名度，被申请人注册争议商标的行为属于以不正当手段摹仿、复制他人在先注册并有一定影响力商标的行为，损害了申请人的商标权，扰乱社会经济秩序。综上，依据《商标法》第四条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条第一款、第十九条第四款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：营业执照、门店照片及引证商标使用照片、荣誉证明、不予注册决定书。
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人于2018年在第35、43类服务上申请注册“苏南吉兆”商标，该商标经使用与宣传已具有一定知名度和影响力，且与被申请人形成了唯一对应关系。争议商标源自被申请人自身商号，与各引证商标区别明显，不构成类似服务上的近似商标，不会导致相关公众混淆、误认。综上，争议商标的注册不具有恶意，被申请人请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：营业执照、荣誉证明。
　　申请人对被申请人的答辩理由不予认可，请求对争议商标予以无效宣告，并提交了被申请人实际经营照片证据。
　　经审理查明：1、争议商标于2018年07月16日提出注册申请，核定使用在第35类“广告”等服务上，获准注册日期为2019年04月07日。
　　2、引证商标一至十一分别核定使用在第35类“广告”等服务上，其中引证商标一至三、九至十一于争议商标申请日前提出注册申请，引证商标四至八的注册申请日晚于争议商标申请日。
　　3、申请人在无效宣告申请书首页还援引了第38305946号“苏南”商标、第25567977号“澄鹅”商标、第31986458号“澄鹅苏南鹅肉”商标（以下依次称引证商标十二至十四），分别核定使用在第35类“广告”等服务上，其中引证商标十三、十四于争议商标申请日前提出注册申请，引证商标十二的注册申请日晚于争议商标申请日。
　　以上事实有商标档案予以在案佐证。
　　我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第九条属于总则性条款，是对商标注册与使用的合法性要求，其精神体现在相应实体条款中，我局将根据当事人的评审理由适用2013年《商标法》相应的实体条款审理本案。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
　　一、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指情形。本案中，引证商标四至八、十二的注册申请日晚于争议商标，基于商标注册管理的申请在先原则，引证商标四至八、十二不能成为争议商标核准注册的在先权利障碍。争议商标与引证商标二、十三在构成要素、呼叫等方面尚可区分，未构成近似商标。
　　争议商标核定使用的服务与引证商标一、三、九至十一、十四核定使用的服务属于同一种或类似服务。争议商标与引证商标一、三、九至十一、十四均含有“苏南”，在文字构成、呼叫、整体印象等方面相近，已构成近似商标，共同使用在上述同一种或类似服务上，易使相关公众认为上述商标标识的服务来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，从而对服务来源产生混淆误认。故争议商标与引证商标一、三、九至十一、十四已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或者类似服务上的近似商标。
　　二、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。本条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”系指在先使用的未注册商标。申请人之引证商标已在先申请并获准注册，且我局在前述已适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条对申请人的在先商标权进行保护，故不再适用第三十二条之相关规定。
　　另，鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条的规定宣告争议商标无效，故对争议商标是否构成第四十四条第一款所指情形不再予以评述。申请人请求依据《商标法》第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条第一款、第十九条第四款规定宣告争议商标无效的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李泽然
孙侃华
张娜娜

2023年02月27日

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