关于第12341248号“SITNL”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000040628号

　　申请人：安德烈•斯蒂尔股份两合公司
　　委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
　　被申请人：江苏泰林动力机械有限公司
　　委托代理人：扬州文苑知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2021年10月15日对第12341248号“SITNL”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人是全球知名的园林工具生产商，其“STIHL”商标经多年的持续宣传与使用，多次在商标行政及诉讼案件中被认定为驰名商标，已具有极高的知名度。二、争议商标明显是对申请人在先驰名的“STIHL”商标的恶意抄袭和摹仿，被申请人申请注册争议商标的行为有违诚实信用原则，构成不正当竞争行为，是“以不以使用为目的的恶意注册”，也是“以不正当手段获得的商标注册。争议商标的注册扰乱了商标注册管理秩序，造成了不能的社会影响。三、申请人在第7类拥有在先注册的第159191号“SITNL”商标、第1445026号“SITNL”商标、国际注册第573715号“SITNL”商标、第7110167号“斯蒂尔”商标、第4683343号“斯蒂尔”商标（以下称引证商标一至五）。争议商标申请日前，“SITNL”商标经长期宣传使用，已被认定为“链锯（机器）、修剪机、除草机”等商品上的驰名商标。争议商标系对申请人在先驰名的“SITNL”商标的抄袭和摹仿，其注册和使用会损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。综上，请求依据《商标法》）第四条、第七条第一款、第十三条第三款、第四十四条第一款、第四十五条第一款等有关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、申请人“SITNL”商标获得驰名保护的裁定书复印件；2、被申请人企业信用报告打印机；3、被申请人官网网页打印机；4、（2016）苏民终1066号民事判决书、（2016）苏12民初5号一审判决书、（2016）苏民终1065号二审民事裁定书；5、申请人DUROMATIC品牌介绍；6、百度百科、申请人官网等对申请人的介绍资料；7、江苏省苏州工商局出具的“太仓斯蒂尔”工商注册资料及青岛市工商局出具的“青岛斯蒂尔”工商注册资料；8、斯蒂尔国际有限公司（STIHL INTERNATIONAL GMBH）公司主体摘要及翻译件；9、2013年及2014年中国油锯十大品牌排行榜文章报道；10、商标档案信息；11、商标许可使用合同复印件及翻译、授权声明复印件及翻译；12、所获荣誉；13、销售商名单资料；14、销售量、销售金额以及行业排名证明；15、百度检索结果；16、审计报告；17、销售发票；18、产品情况的生命；19、广告费用统计表、广告合同、发票；20、、产品手册、产品目录等；21、国家图书馆出具的检索报告；22、处罚决定书等。
　　被申请人答辩的主要理由： 争议商标由被申请人独创，争议商标与引证商标不构成就类似商品上的近似商标，不存在复制、抄袭引证商标的恶意。被申请人亦不认可申请人引证商标的知名度，共存根本不会引起相关公众的混淆误认，未违反《商标法》第十三条第三款之规定。被申请人完全遵循了诚实信用原则，争议商标的注册是出于企业品牌发展需要，并未违反《商标法》的相关规定。商标审查遵循个案认定原则，其他案件的审理结果对于本案并不具有当然的参考性。 综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：商标注册信息、产品图片、销售合同、发票、撤三决定书。
　　针对被申请人的答辩，申请人质证意见与申请理由基本相同。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2013年03月28日申请注册，2014年09月07日在第7类锯台(机器部件)、机锯(机器)、风力动力设备、风力机和其配件、带锯、龙锯、截锯(机器零件)商品上取得注册。
　　2、申请人引证商标一至五领土延伸至中国的时间或获准注册的时间早于争议商标申请日，分别核定使用在第7类动力锯及部件、链锯（机器）、离合器等商品上。至本案审理之时，上述引证商标均为申请人名下有效注册商标。
　　3、我局在商评字[2014]第036356号异议复审案件中裁定，引证商标二于2003年前在第7类“链锯（机器）、修剪机、除草机”商品上已成为我国相关公众普遍知晓的商标，并适用《商标法》第十三条保护。
　　4、依据申请人提交的证据4（2016）苏民终1066号民事判决书内容可知，被申请人未经许可，在网站和被控侵权产品上擅自使用与其注册商标相同或近似的标识，侵害了申请人已注册的第9137205号图形商标专用权，同时构成不正当竞争。经查，被申请人名下还申请注册了第18977531号“泰林及图”商标（核定使用在第7类锯台(机器部件)、带锯等商品上）。
　　以上事实有商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月01日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。申请人援引2019年《商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款的规定对应2013年《商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款的规定。申请人援引的2019年《商标法》第四条在2013年《商标法》下可结合第四条的原则性规定纳入第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定的调整范围；申请人援引的2019年《商标法》第七条第一款的规定为总则性规定，其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中。我局将根据当事人提出的事实和理由适用相应的具体条款进行审理。
　　一、2013年《商标法》第十三条第三款规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。2019年《商标法》第四十五条第一款规定“已注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。本案中，申请人主张争议商标系对申请人在先注册并已构成驰名的“SITNL”商标的抄袭和摹仿，被申请人行为具有明显的主观恶意性。虽然一般情况下，对于相同或类似商品上的注册商标权利冲突应当优先适用2013年《商标法》第三十条的规定，但是本案争议商标获准注册日为2014年09月07日，至本案无效宣告请求提出时已逾五年，根据上述2019年《商标法》第四十五条第一款的程序性规定，已超过主张2013年《商标法》第三十条的诉争时效，申请人有关权益需通过适用驰名商标有关规定才得保护。并且，虽然2013年《商标法》第十三条第三款并未规定在相同或者类似商品上损害已注册驰名商标权益的情形，但按照举重以明轻的法律解释规则，2013年《商标法》第十三条应包含在相同及类似商品上对已注册驰名商标进行保护的应有之义。因此，我局对于申请人主张争议商标恶意注册，损害其驰名的“SITNL”商标权益的理由应受2013年《商标法》第十三条第三款规定的调整予以认可，我局将据此予以审理。评述如下：
　　首先，根据我局查明事实3，结合本案申请人提交的销售发票、广告合同及发票、审计报告等证据可以证明，申请人引证商标二在争议商标申请日前在“链锯（机器）、修剪机、除草机”商品上已为相关公众所熟知。其次，争议商标指定使用的锯台(机器部件)、风力动力设备等商品与引证商标二籍以知名的链锯（机器）、修剪机、除草机商品属于同一种商品或在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面关联性较强。再次，争议商标与引证商标二在字母构成、整体认读印象、呼叫等方面相近，若同时使用在上述同一种或密切关联的商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认。由我局查明事实4可知，除本案争议商标外，被申请人还申请注册有与申请人名下图形商标相近似的“泰林及图”商标，争议商标的注册难谓正当。因此，我局认为，争议商标使用在其指定商品上容易使相关公众发生误认，从而损害申请人的驰名商标权益。争议商标已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
　　二、2013年《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形涉及的是宣告注册商标无效的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。申请人提交的证据不能证明争议商标的注册属于本款所指之情形，故申请人该项理由不能成立。
　　申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:白媛
徐瑛
凃嘉雯

2023年02月15日

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