关于第12519828号“老友記”商标

撤销复审决定书

商评字[2023]第0000043796号

　　申请人(原撤销申请人)：华纳兄弟娱乐公司
　　委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
　　被申请人(原撤销被申请人)：广州国淘电子商务有限公司
　　
　　申请人因第12519828号“老友記”商标（以下称复审商标）撤销一案，不服我局商标撤三字[2021]第Y037008号决定，于2021年12月17日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　我局决定认为，申请人申请撤销复审商标在“香精油”等全部核定使用商品上的注册。经审查，我局予以受理，并通知被申请人在收到我局通知之日起2个月内向我局提交其在2018年5月18日至2021年5月17日期间（以下称指定期间）使用复审商标的证据材料。被申请人在指定期限内向我局提交了相关证据材料。我局经审查认为，被申请人提供的商标使用证据有效，申请人申请撤销理由不能成立。因此，复审商标不予撤销。
　　申请人复审的主要理由：申请人通过网络搜索引擎在互联网上对复审商标进行搜索，未获得任何被申请人使用复审商标的信息。在连续三年不使用撤销程序中，被申请人提交的使用证据并未发给申请人质证。申请人有理由相信复审商标的使用证据无法形成有效的证据链，不能有效证明复审商标在指定期间的有效使用。综上，复审商标应当予以撤销。
　　申请人向我局提交了以下主要证据：百度搜索结果打印件。
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人申请的在先权利，没有法律和事实的支持。被申请人在争议商标之前没有在中国申请过“老友记”商标，被申请人不存在抢注被申请人的在先商标权。被申请人提到的在先权利包含的商品化权利，不符合《商标法》第三十二条的规定。《著作权法》中并未将影视作品名称列入作品的范围。申请人提到的影视剧《FRIENDS》从没有在中国正规渠道授权播放，影视剧名译为“老友记”也只是部分英语爱好者的片面翻译，与争议商标没有直接关系。目前老友记商标在所有类目都被各大企业和个人注册成功。争议商标的注册时间早已超过五年，已经超出被申请人在先权利的申请期限。被申请人注册的老友记商标所涉类目少，且跨时间长，无理由表示存在恶意抢注。申请人存在恶意抢夺商标的嫌疑。综上，争议商标应当予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：1、被申请人申请的老友记商标；2、申请人“老友记”商标信息；3、“老友记”天猫旗舰店截图；4、老友记商品报道；5、老友记商品百度搜索结果；6、产品图片。
　　我局于2022年6月2日向被申请人发出《商标评审案件答辩补正通知书》，经审查，被申请人提交的材料需要进行以下补正：本案的案件类型为撤销复审，所涉及的条款为《中华人民共和国商标法》第四十九条、第五十四条，请重新提交本案的答辩书（一式两份）。 提交答辩人营业执照复印件，并加盖答辩人章戳（一式两份）。被申请人在法定期限内未补正。
　　为进一步查明案件事实，我局调取了被申请人在连续三年不使用撤销程序中提交的证据材料（复印件形式）：1、授权书、授权人及被申请人企业营业执照、产品图片；2、老友记漱口水、口腔喷雾、戒烟香商品百度搜索结果；3、老友记天猫旗舰店页面；4、印刷合同及送货单；5、复审商标注册证。
　　经复审查明：1、复审商标由广州市阿如拉药业有限公司于2013年5月2日申请注册，于2015年3月21日取得注册，核定使用在第3类香精油、空气芳香剂等商品上，商标专用期至2025年3月20日。2016年8月20日经我局核准该商标被依法转让至本案被申请人名下。以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　2、我局向被申请人发出的《商标评审案件答辩补正通知书》，被申请人在法定期限内未补正，视为未答辩，不影响我局评审。
　　我局认为，根据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定，法不溯及既往，有特别规定的除外。商标连续三年不使用撤销复审案件的审理对象是涉案商标是否在指定期间内进行了商标法意义上的使用，鉴于商标法在法不溯及既往问题上并无特别规定，我局审理此类案件的实体问题应以涉案指定期间内施行的法律规定为依据。本案中，涉案指定期间跨越2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，在2019年11月1日前产生的证据应适用2013年《商标法》进行审查，在2019年11月1日后产生的证据应适用2019年《商标法》进行审查，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。由于修改前后的商标法对于商标使用的实体规定并无明显区别，我局将视证据情况一并分析论述。
　　本案的焦点问题为复审商标是否在指定期间在核定使用商品上进行了真实、合法、有效的使用。
　　从被申请人提交的证据来看，证据1显示广州振亚科技有限公司授权被申请人使用其发明专利证书，允许在天猫商城及各种渠道销售老友记戒烟香，仅有该授权书不能证明复审商标的使用情况。证据1中企业营业执照仅为主体资格证明文件，戒烟香产品图片未显示形成时间。证据2老友记漱口水、口腔喷雾、戒烟香商品百度搜索结果未显示搜索商品的权利人、销售情况等信息，仅凭该事后形成的百度搜索结果无法证明复审商标的实际使用情况。证据3老友记天猫旗舰店页面均未显示形成时间。证据4虽然可以证明被申请人有产品包装的印制行为，但无法证明该产品包装已被实际使用于核定商品并真实地进入商业流通领域。证据5为复审商标注册信息，不能证明复审商标的使用情况。综上，被申请人提交的在案证据不能形成完整有效的证据链，不能证明其在指定期间内在全部核定使用商品上对复审商标进行了真实、有效的商业使用，故复审商标在全部复审商品上的注册应予以撤销。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款、第五十四条、第五十五条的规定，我局决定如下：
　　复审商标在复审商品上的注册予以撤销。
　　当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李娟
管潇
王小源

2023年02月17日

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