关于第49542599号“THE FANTASTIC BEASTS”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000036399号

　　申请人：华纳兄弟娱乐公司
　　委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
　　被申请人：深圳梵斯帝克饮食有限公司
　　委托代理人：河北腾捷知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2022年06月22日对第49542599号“THE FANTASTIC BEASTS”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　一、“FANTASTIC BEASTS”是申请人在先商标“神奇动物”的中文翻译，已经与其中文构成一一对应关系，争议商标与申请人在先注册的第13238399号“神奇动物”商标（以下称引证商标一）、第13238394号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标二）、第13238389号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标三）、第15469645号“神奇动物”商标（以下称引证商标四）、第13238388号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标五）、第13238393号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标六）、第13238392号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标七）、第13238387号“FANTASTIC BEASTS”商标（以下称引证商标八）等系列商标构成使用在类似服务或商品上的近似商标。
　　二、申请人是全球知名的娱乐公司，在全世界包括中国享有极高的知名度，“FANTASTIC BEASTS/神奇动物”是申请人制作和发行的系列电影，深受广大电影爱好者的喜爱，为公众熟知。申请人对“FANTASTIC BEASTS/神奇动物”享有的在先商品化权，争议商标申请人的在先商品化权益。
　　三、被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的恶意，企图利用申请人建立的商标已有知名度来牟取不正当利益，是违背诚实信用原则的不正当竞争行为，争议商标的注册和使用，将会产生不良影响。
　　综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的相关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：1、申请人相关介绍、媒体相关报道；2、《神奇动物在哪里》百度百科相关介绍；3、《神奇动物在哪里》、《神奇动物：格林德沃之罪》影片票房统计数据、获奖情况清单、媒体相关报道；4、以“FANTASTIC BEASTS”为检索词的国家图书馆检索报告；5、百度贴吧、百度百科介绍；6、申请人商标注册及使用相关证据；7、著作权登记证书；8、在先案件裁定；9、其他相关证据。
　　被申请人答辩的主要理由：1、争议商标系被申请人原创，与各引证商标存在较大差异，未构成近似商标。2、争议商标系被申请人以真实使用为目的注册的，不存在恶意攀附，未违反《商标法》相关规定。综上，请求维持争议商标注册。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2020年9月7日申请注册，经异议程序后，于2022年6月7日核准注册在第44类动物养殖、医院等服务上。
　　2、引证商标一至八等商标的核准注册日期均早于争议商标注册申请日期，分别核定使用在第25类服装等商品、第28类玩具等商品、第41类录像带发行等服务上，截止本案审理时，均为申请人名下有效注册商标。
　　3、截止本案审理时，被申请人名下共注册46件商标，其中45件均为“THE FANTASTIC BEASTS”商标，横跨全类第1至第45类商品和服务，其中第9类、第14类、第16类、第25类、第28类、第41类商标均在商标注册阶段被我局予以驳回，经查驳回上述商标的所引证的引证商标均系申请人的“FANTASTIC　BEASTS”商标，且所涉及的驳回通知书均已生效。此外，被申请人的多件“THE FANTASTIC BEASTS”商标已被我局作出的《无效宣告裁定书》裁定予以宣告无效。
　　以上事实有相关商标档案在案佐证。
　　我局认为，2019年4月23日修正的《商标法》已于2019年11月1日起实施，鉴于本案争议商标获准注册日（2022年6月7日）于2019年11月1日之后，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题以及相关程序问题均应适用2019年《商标法》。2019年《商标法》第七条系总则性条款，其立法精神已体现在2019年《商标法》的具体条款中，我局将依据2019年《商标法》的相关规定对本案予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题归纳为：
　　一、争议商标指定使用的动物养殖、医院等服务与引证商标一至八等商标核定使用的服装、玩具等商品、录像带发行等服务均不属于类似服务或商品，未构成2019年《商标法》第三十条所指情形。
　　二、申请人主张争议商标的申请注册损害了其在先知名电影作品名称的商品化权，并援引了2019年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。对此，我局认为，申请人所主张的知名电影作品名称商品化权益，实质上是电影作品名称基于电影的知名度和商业信誉，而在衍生行业上具有的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。但是，受保护衍生商品或服务的范围应当以与商业环境下电影相关联的商品和服务以及一般可能涉及的衍生行业为限。争议商标指定使用的第44类动物养殖、医院等服务与电影“FANTASTIC BEASTS/神奇动物”目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，故争议商标的申请注册未构成2019年《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”所指情形。
　　三、申请人依据2019年《商标法》第四条的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据，我局不予支持。争议商标标识本身不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2019年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。2019年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”是指系争商标本身对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响，本案争议商标本身并不存在上述不良影响。
　　四、2019年《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”是指争议商标注册人超出其正常生产经营活动的需要囤积商标，或基于不正当利用他人商誉谋取非法利益的目的抄袭摹仿他人知名品牌，不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序、损害公共利益等情形。本案中，根据申请人提交的在案证据能够证明申请人系“FANTASTIC BEASTS”系列电影的出品方，在争议商标申请日前已进行了广泛的宣传、播放并具有一定知名度，争议商标“THE FANTASTIC BEASTS”完整包含申请人的“FANTASTIC BEASTS”商标，难谓巧合。根据我局审理查明第3项，被申请人名下共注册46件商标，其中45件均为“THE FANTASTIC BEASTS”商标，横跨全类别商品和服务，多个类别均在商标注册阶段被我局予以驳回，被申请人的多件“THE FANTASTIC BEASTS”商标已被我局作出的《无效宣告裁定书》裁定予以宣告无效。被申请人在全类别上申请注册“THE FANTASTIC BEASTS”商标的行为明显超出了正常的生产经营需要，具有抄袭、复制他人知名商业标识的主观恶意，不具备注册商标应有的正当性，而且扰乱了正常的商标注册管理秩序及公平竞争的市场秩序，有违诚实信用的基本原则。因此，争议商标的申请注册已构成2019年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王鹏
张红霞
卓慧

2023年02月07日

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