关于第12606237号“东昇”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000025860号

　　申请人：东莞鼎坤砂布有限公司
　　委托代理人：北京起点智诚知识产权代理有限公司
　　被申请人：东莞市东升砂布有限公司
　　委托代理人：四川九鼎知上品牌运营有限公司
　　
　　申请人于2022年01月17日对第12606237号“东昇”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：1、申请人于2007年在广东省东莞市设立了台资企业东莞鼎坤砂布有限公司(工厂）以及鼎元砂布有限公司（销售公司），分别致力于涂附磨具的生产和国内市场的服务。“東昇”二字作为企业号使用于1976年，并于2007年在分公司通用。2、争议商标系对申请人在先使用的“東昇”商标的复制、摹仿， 违反《商标法》第三十二条规定。3、被申请人还复制、摹仿他人未在中国注册的著名商标，其行为违反《商标法》第十三条规定。4、被申请人注册争议商标的行为具有抄袭恶意，不以使用为目的。综上，依据《商标法》第四条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、产品实物；
　　2、阿里巴巴店铺截图；
　　3、产品宣传页；
　　4、其他在案证据。
　　被申请人答辩的主要理由：1、争议商标系被申请人字号，持续使用至今，未违反《商标法》第四条、第十条第一款第（七）项规定。3、争议商标获准注册时间已满五年，申请人引用《商标法》第十三条、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定属于适用法条错误。综上，争议商标不应被无效。
　　被申请人提交了主体资格证明、荣誉资质、商标注册信息、包装箱照片、展会照片、设计合同、购销合同、宣传报道材料、利润表等证据。
　　针对被申请人的答辩理由，申请人提出了质证意见，与其在无效宣告申请书中所述理由基本一致。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2013年5月17日提出注册申请，于2014年10月14日获准注册，核定使用在第3类“砂布；碳化硅(研磨料)；金刚砂(研磨用)；砂纸；金刚砂纸；玻璃砂布；白刚玉；研磨用刚玉砂；玻璃砂纸”商品上，商标专用期至2023年10月13日。
　　我局认为，鉴于争议商标于2019年11月1日以前核准注册，对其无效宣告申请系在2019年11月1日以后提出，根据法不溯及既往原则，本案程序问题适用2019年《商标法》，实体问题适用2013年《商标法》。2013年《商标法》第四条为原则性条款，我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。
　　《商标法》第四十五条第一款规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案申请人提出无效宣告请求时，距争议商标核准注册之日已逾5年，故其援引2013年《商标法》第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定请求宣告争议商标无效，已超过法定期限，该理由予以驳回。另，根据申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日前，其“Kingdom及图”商标在中国大陆地区的销售数量、市场占有率、广告宣传金额等情况，难以认定该商标经使用已被中国消费者所熟知，享有较高知名度。因此，申请人以争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条为由请求对争议商标予以无效宣告，既超出五年法定期限，又缺乏事实依据，我局不予支持。
　　2013年《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。本案中，争议商标本身并未带有欺骗性，将其作为商标使用不会使消费者对质量等特点产生误认，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
　　申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款规定请求宣告争议商标无效，在案相关事实依据不足，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:马静雯
田益民
段莉

2023年01月31日

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