关于第22083495号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2019]第0000252107号重审第0000000774号

　　申请人：戴尔有限公司
　　委托代理人：思朴知识产权代理（上海）有限公司
　　被申请人：成都普托尼亚企业管理有限公司（原被申请人：贵州美好事娱乐管理有限公司）
　　
　　申请人不服我局商评字[2019]第0000252107号《关于第22083495号图形商标（以下称争议商标）无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2020）京73行初16918号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　法院判决认为，一、争议商标核定使用的第43类餐饮住宿与第9712246号“ALIENWARE及图”商标（以下称引证商标）核定使用的第42类网站服务属于不同类别，且争议商标核定使用的餐厅、咖啡馆等服务与引证商标核定使用的技术研究、计算机出租等服务不属于类似服务，两商标共存于市场不致使得相关公众对服务来源产生混淆或误认，鉴于上述情况，争议商标的注册不符合《商标法》第三十条规定的情形。
　　二、综合考虑申请人提出的事实，尚不足以认定争议商标已为中国境内相关公众所熟知具有较高知名度，故鉴于本案争议商标核定使用的餐厅等服务与申请人主张驰名的商标所应用的计算机产品及相关服务在消费人群、销售渠道、用途、功能等方面存在较大差异，不足以认定争议商标的使用会误导公众，并致使引证商标注册人的利益可能受到损害。因此争议商标的注册构成《商标法》第十三条第三款规定之情形的必要条件已不具备。综上，本案证据不能证明争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
　　三、具体到本案中，根据申请人提供的微博截图、 (2020) 京73行初10678号判决以及在评审阶段提交的9份不予注册决定等证据中记载的事实可以认定在争议商标申请注册日2016年11月30日以前，申请人已经是涉案作品著作权的利害关系人，故申请人在本案中有权以自己的名义提起诉讼。其次，争议商标与涉案作品几乎完全相同，即均为外星人头部轮廓，五官仅刻画出眼睛，且眼角尖锐，斜向内侧，眼尾向后上方高高翘起，作品在设计手法、构图特征等方面基本相同，构成实质性相似。再次，根据申请人品牌宣传及其游戏电脑评价的网络报道材料、微博截图等证据可以证明在争议商标申请注册前，申请人已在有关媒体上公开展示该美术作品，并将其作为计算机产品上标志使用，据此能够推定原被申请人有可能接触到该作品。最后，原被申请人未就争议商标所包含的与涉案美术作品实质性相似的图形的设计提供合理出处，亦未证明其已取得原告授权使用美术作品申请注册争议商标。综合考虑上述情况，争议商标的注册申请构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权之情形。
　　四，争议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款规定之情形。《商标法》第四十四条第-款规定:“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者以请求商标评审委员会宣告该注主册商标无效”，其中“以其他不正当手段”取得商标注册的情形主要是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的情形。本案中，申请人提交的证据不足以证明原被申请人注册、使用争议商标的行为具有误导消费者对其指定服务的来源产生混淆、误认的目的和效果，原被申请人的行为不构成扰乱正常的市场经济秩序。因此，申请人有关争议商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所指情形的起诉理由不能成立。
　　经审理查明：争议商标由原被申请人于2016年11月30日申请注册，于2018年1月21日获准注册，核定使用在第43类餐厅等服务上。
　　根据法院判决，我局认为，争议商标的获准注册日期早于2019年11月1日，且获准注册日期属于2013年《商标法》施行期间，根据法不溯及既往的原则，相关程序问题适用2019年《商标法》，实体问题适用2013年《商标法》。2013年《商标法》第七条系总则性规定，其相关规定已体现在2013年《商标法》的相应具体条款中，我局将适用2013年《商标法》的相应具体条款审理本案。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
　　一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。争议商标指定使用的餐厅等服务与引证商标核定使用的技术研究等服务不属于类似服务，两商标共存于市场不致使相关公众对服务来源产生混淆或误认，故两商标不构成类似服务上的近似商标。
　　二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用之情形。综合考虑申请人提出的事实，尚不足以认定争议商标已为中国境内相关公众所熟知具有较高知名度，故鉴于本案争议商标核定使用的餐厅等服务与申请人主张驰名的商标所应用的计算机产品及相关服务在消费人群、销售渠道、用途、功能等方面存在较大差异，不足以认定争议商标的使用会误导公众，并致使引证商标注册人的利益可能受到损害。综上，本案证据不能证明争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
　　三、争议商标的申请注册是否损害了申请人的著作权，从而构成了2013年《商标法》第三十二条关于“不得损害他人现有在先权利”规定之情形。具体到本案中，根据申请人提供的微博截图、 (2020) 京73行初10678号判决以及在评审阶段提交的9份不予注册决定等证据中记载的事实可以认定在争议商标申请注册日2016年11月30日以前，申请人已经是涉案作品著作权的利害关系人，故申请人在本案中有权以自己的名义提起无效宣告。其次，争议商标与涉案作品几乎完全相同，即均为外星人头部轮廓，五官仅刻画出眼睛，且眼角尖锐，斜向内侧，眼尾向后上方高高翘起，作品在设计手法、构图特征等方面基本相同，构成实质性相似。再次，根据申请人品牌宣传及其游戏电脑评价的网络报道材料、微博截图等证据可以证明在争议商标申请注册前，申请人已在有关媒体上公开展示该美术作品，并将其作为计算机产品上标志使用，据此能够推定原被申请人有可能接触到该作品。最后，原被申请人未就争议商标所包含的与涉案美术作品实质性相似的图形的设计提供合理出处，亦未证明其已取得原告授权使用美术作品申请注册争议商标。综合考虑上述情况，争议商标的注册申请构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权之情形。
　　四、2013年《商标法》第四十四条第一款规定“以其他不正当手段取得注册的”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的市场秩序的情形，本案中，申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册存在上述情形。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张娜娜
李泽然
王靖

2023年01月31日

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