关于第45632321号“SHOPBY”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000205531号

　　申请人：秀铺菲公司
　　委托代理人：北京市中伦律师事务所
　　被申请人：广州朱雀信息科技有限公司
　　委托代理人：华进联合专利商标代理有限公司
　　
　　申请人于2022年03月14日对第45632321号“SHOPBY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人的第23075609号“SHOPIFY”商标（以下称引证商标一）、第37107514号“SHOPIFY”商标（以下称引证商标二）、第22837148号“SHOPIFY及图”商标（以下称引证商标三）、第37107505号“SHOPIFY及图”商标（以下称引证商标四）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人“SHOPIFY”商标经过申请人的长期使用和广泛宣传，在争议商标申请注册日前具有较高知名度和影响力，争议商标系对申请人在先使用并具有较高知名度的“SHOPIFY”商标的不正当抢注。三、争议商标的注册损害了申请人的在先商号权。四、被申请人作为同行业竞争者，申请注册争议商标具有明显攀附申请人及其“SHOPIFY”商标商誉的恶意。被申请人恶意摹仿、抄袭和复制申请人在先知名商标的行为，有悖于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，将产生不良的社会影响。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：申请人官网相关介绍页面、商标使用宣传材料、商标注册列表、媒体报道、国家图书馆检索报告、不予注册决定、无效宣告裁定等。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与各引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，不会造成消费者混淆误认。二、申请人提供的证据不足以证明其在先商标在争议商标申请之前已在第9类商品上具有很高知名度和影响力，也不能证明其商号在争议商标核定商品上为公众熟知。三、争议商标是正当注册，未违反《商标法》其他条款规定。争议商标应予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（光盘）：在先准予注册决定书；被申请人及华多公司相关介绍资料；部分媒体报道及国外注册证书。
　　针对被申请人的答辩材料，申请人的质证意见与无效宣告理由基本一致。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2020年4月21日申请注册，经异议程序于2022年1月21日取得注册，核定使用在第9类“计算机软件（已录制）；处理信息、数据、声音和图像用中央处理器；电子出版物（可下载）；可下载的计算机应用软件；可下载的手机应用软件；网络服务器；已录制的或可下载的计算机软件平台；已录制的计算机程序；用于支付服务的电子和磁性身份识别卡；网络通信设备”商品上，商标专用期至2030年12月20日。2022年11月20日，争议商标经我局核准转让至广州华多网络科技有限公司，现为广州华多网络科技有限公司名下有效注册商标。
　　2、引证商标一至四由申请人于争议商标申请日前申请注册且获准初步审定并公告，核定使用在第9类计算机软件（已录制）等商品上，现均为申请人名下有效注册商标。。
　　上述事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条系总则性条款，其内容及已体现在《商标法》的具体条款中，我局将适用《商标法》的具体条款审理本案。
　　争议商标核定使用的全部商品与引证商标四核定使用的全部商品不属于类似商品，故争议商标与引证商标四未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标“SHOPBY”与引证商标一至三显著认读文字“SHOPIFY”在视觉效果、文字构成等方面相近，已构成近似标识。争议商标指定使用的“计算机软件（已录制）；网络通信设备”等商品与引证商标一至三核定使用的“计算机软件（已录制）；电子信号发射器” 等商品属于同一种或类似商品，在同一种或类似商品上使用上述近似商标，易使相关公众认为争议商标与引证商标一至三属于系列商标或存在特定联系，从而对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。本案中，争议商标并不存在上述情形，故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形，其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中，争议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
　　申请人称争议商标的注册损害申请人的在先字号权，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。我局认为，商标与商号权性质不同，在商业活动中发挥的作用也不同，因此，在认定争议商标是否损害他人在先商号权时，通常要求争议商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中，争议商标与申请人公司商号文字构成尚有差异，尚不足以认定争议商标的注册易导致相关公众将之与申请人商号相混淆。因此，申请人关于争议商标的注册损害其在先商号权的主张，我局不予支持。
　　《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标一、二、三已在先获准注册，且我局对其基于注册形成的在先商标权利通过《商标法》第三十条对申请人的商标权利予以保护，故本案不再适用《商标法》第三十二条后半段的规定审理。
　　申请人主张争议商标违反了《商标法》第四条及第四十四条第一款的规定，但申请人提交的在案证据不足以证明争议商标的注册是不以使用为目的的恶意注册，也不足以证明争议商标为以欺骗手段或其他不正当手段获准注册，因此，申请人的该项主张，我局不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:徐霖
张 颖
杨嘉卉

2023年07月24日

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