关于第33632349号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000219374号

　　申请人：潮州市潮安区琥珀食品有限公司
　　委托代理人：广东南粤专利商标事务所（特殊普通合伙）
　　被申请人：林秀来
　　委托代理人：无锡挚雅知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2022年06月25日对第33632349号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标图样系由“洪笃全”先生于2003年独立创作而成，该图案早在2005年之前就已由“洪笃全”先生在其投资创办并担任法定代表人的本案申请人“潮州市潮安区琥珀食品有限公司”及“潮安县庵埠梅溪琥珀食品厂（现已注销）”生产的琥珀小米锅巴等食品包装袋上大量使用。洪笃全先生对该卡通图形作品，自2003年创作完成之日起，即享有著作权，且已于2020年8月20日对该著作权进行了登记。申请人现依授权书已获得该卡通图形作品的独占许可使用权利。被申请人担任法人的广东省利泰食品实业有限公司与申请人相距仅8.6公里，经营领域完全相同，彼此认识，对申请人知名的卡通图案完全知情。二、被申请人不断恶意抢注与本案申请人卡通图形有关的商标，被申请人恶意抄袭申请人2003年就已创作完成并已使用数年的卡通图形作品，于2017年骗取著作权登记，2019年起被申请人高仿申请人产品外包装，使用与申请人完全相同的领域，严重扰乱了市场秩序。三、争议商标的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。四、关于被申请人及被申请人关联企业是否存在侵犯申请人著作权及不正当竞争行为，现山东省济宁市中级人民法院已对被申请人林秀来、被申请人关联企业广东省利泰食品实业有限公司著作权侵犯及仿冒纠纷一案做出（2022）鲁08民初78号民事判决书。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第九条、第十条、第三十二条、第四十四条等规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、潮安县庵埠梅溪琥珀食品厂税务登记证与潮州市潮安区琥珀食品有限公司企业信用信息；
　　2、本申请人法定代表人与卡通创作者身份信息；
　　3、广东省企业产品执行标准登记证；
　　4、加入潮安私营协会；
　　5、卡通作品授权书；
　　6、《公证书》（2020）粤潮韩江第1833号；
　　7、“汕头建业印刷制版厂”产品包装制版的委托书；
　　8、签订制版包装委托人员工材料证明、制版单；
　　9、卡通图形著作权；
　　10、实体店商场商品展示照片；
　　11、线上电商平台展示、商品宣传照片展示；
　　12、电视广告宣传合同、购销合同、产品调拨单；
　　13、2018—2020完税证明、2005-2017年琥珀小米锅巴检验报告；
　　14、荣誉证书；
　　15、被申请人骗取著作权登记、公证书等；
　　16、2022鲁08民初78号民事判决书。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标申请日、注册日早于引证的著作权登记日，争议商标与引证的著作权不相同也不近似，同时存在不会造成相关公众的混淆与误认。争议商标的注册和使用并不侵犯申请人的在先权利。二、争议商标申请注册在第32类相关商品上，而据申请人证据所示，引证著作权使用在小米锅巴等商品上，属于第30类相关商品，因此，争议商标并未使用不正当竞争手段抢先注册申请人在先有一定影响力的商标。三、申请人与被申请人知识产权纠纷已经持续很长时间，双方互有胜负，以被申请人获胜居多，因此，申请人希望通过民事侵权诉讼的方式，获得转机。据此，两个广东的企业才在山东省济宁市有了第一次民事案件交锋。关于山东省济宁市中级人民法院做出的民事判决书，与本案涉及的商标、商品不相同，不能当然的适用，且被申请人已经就此提起上诉。四、争议商标的申请完全符合法律，不存在对社会造成不良影响，不存在欺骗或者其他不正当手段。五、申请人证据存在众多伪造、变造的问题，申请人并未提供足够证据证明其无效宣告主张。综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、不予注册复审决定书及涉案商标档案信息；
　　2、无效宣告裁定书；
　　3、外观专利无效宣告请求审查决定书及涉案专利信息；
　　4、（2021）京73行初16842号行政裁定书；
　　5、商标证书、版权证书等证据。
　　我局将上述被申请人的答辩材料交与申请人，申请人的主要质证意见为：一、山东省济宁市中级人民法院、山东省高级人民法院均已认定本案申请人方为卡通著作权利人，而非被申请人。二、申请人引证的著作权，除了文字外，只有“锅巴”食物照片及超大的卡通图形，该卡通人物图是该作品的重要创作部分、最显著部分。而争议商标亦是一卡通人物，彼此人物形象在五官、发型、动作、神态、服装等多处细节高度一致，足以引起相关公众的混淆与误认。三、本案申请人被山东省两级人民法院认定拥有著作权的卡通形象，长期被印制在琥珀小米锅巴（膨化食品）商品的外包装上，并经长期大量宣传及使用后，已具有极高的市场占有率和知名度，争议商标指定使用的第32类商品与申请人的小米锅巴商品已构成密切关联商品。四、山东省两级人民法院已一致认定，被申请人在其产品上使用与申请人著作权作品内容类似的作品及包装构成著作权侵权及不正当竞争，及恶意将与申请人产品包装装潢基本一致的图形注册为商标及登记为作品的事实。五、申请人与被申请人长期以来的知识产权纠纷，是申请人正当维权的体现。且被申请人在过往相关商标评审案件中的获胜，是其迷惑和误导国家知识产权局做出被申请人享有美术作品“奇郞卡通”著作权的错误决定。现山东省两级人民法院均已认定申请人为卡通著作权利人，而非被申请人。六、被申请人在质证意见中提及的申请人证据之（2020）粤潮韩江第1833号公证书的真实性，山东省高级人民法院在二审期间，已对该公证书内容的真实性进行了核实，并确认作为证据采信。综上，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人在质证阶段提交了以下主要证据：（2022）鲁民终2514号民事判决书等。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2018年9月20日在第32类水（饮料）等商品上提出注册申请，于2019年5月14日获准注册，专用权止于2029年5月13日。
　　2、申请人提交的（2022）鲁8民初78号民事判决书中认定广东省版权局粤作登字-2020-L-00002072号作品登记证书显示琥珀系列1作品作者为洪笃全，创作完成日期为2003年8月23日，首次发表/出版/制作日期为2003年9月1日，登记日期为2020年8月20日。广东省利泰食品实业有限公司（法定代表人：林秀来，即本案被申请人）提供的证据7中 的 包 装 袋 背 面 图 片 左 上 部 显 示 的 生 产 日 期 为2005/05/01，即2005年5月1日，而该包装袋装潢与洪笃全主张著作权的琥珀系列1中第二组作品整体视图基本一致，只是在中间矩形的最下部添加了产品生产者琥珀食品厂的名字，即足以证明洪笃全在2005年5月1日即已公开发表使用潮州市潮安区琥珀食品有限公司（本案申请人）主张享有著作权的作品琥珀系列1。广东省利泰食品实业有限公司和林秀来（即本案被申请人）将与申请人主张享有著作权的作品基本一致的作品作为其产品的包装装潢使用，侵犯了申请人享有的著作权。并要求广东省利泰食品实业有限公司停止生产、销售侵犯其作品著作权产品的行为。被申请人作为与申请人在同一乡镇生产销售同类产品的企业，应对申请人产品的包装装潢是明知的，但其依然使用与申请人产品包装装潢基本一致的包装装潢作为其产品的包装装潢，足以使一般消费者对二者产品产生误认，存在明显的故意，构成不正当竞争，侵犯了申请人特有的包装装潢权。
　　广东省利泰食品实业有限公司和林秀来（即本案被申请人）不服上述一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终2514号民事判决书，判决驳回被申请人、广东利泰食品实业有限公司上诉，维持原判。山东省高级人民法院作出的（2022）鲁民终2514号民事判决书中认定，本案中，广东省利泰食品实业有限公司、林秀来（即本案被申请人）对潮州市潮安区琥珀食品有限公司（本案申请人）一审提交的潮州市庵埠食品工业卫生检验所出具的《检验报告》及附图真实性提出异议，对此，本案对公证事项中洪笃全出示给公证员的复印件是否系复印自潮州市庵埠食品工业卫生检验所《检验报告》原本以及是否真实完整向广东省潮州市韩江公证处发函进行了核实，该公证处复函称该处公证员在承办过程中已对上述《检验报告》的真实性及相关内容向出具部门潮州市庵埠食品工业卫生检验所发函进行核实，该检验所确认《检验报告》复印件与该所保存的原件相符，《检验报告》系该所出具。根据上述核实情况，结合潮州市潮安区琥珀食品有限公司（本案申请人）一审中提交的《作品登记证书》等证据，可以证明洪笃全在2005年5月1日即已公开发表使用琥珀公司主张享有著作权的作品琥珀系列1。而广东省利泰食品实业有限公司和林秀来（即被申请人）主张著作权及商标权等在先权利的证据显示的日期均在上述日期之后，故一审法院认定洪笃全为琥珀系列1作品的作者，洪笃全和其授权使用的琥珀公司享有该作品的著作权，基于该作品的产品外包装构成知名商品特有包装装潢并无不当。进而认定广东省利泰食品实业有限公司和林秀来（被申请人）在其产品上使用与涉案作品类似的作品及包装构成著作权侵权及不正当竞争亦无不当。
　　（2022）鲁民终2514号民事判决书是申请人在无效宣告逾期补充材料及质证阶段提交的，被申请人为（2022）鲁民终2514号民事案件中的一方当事人，对于（2022）鲁民终2514号民事判决书的内容理应知晓，故我局不再对（2022）鲁民终2514号民事判决书进行证据再交换。
　　3、申请人于2020年12月23日，就本案争议商标曾依据《商标法》第七条、第九条、第十条、第三十二条（著作权）的规定向我局提起无效宣告申请，我局已作出了【2021】第0000251187号无效宣告裁定。在上述裁定中，认为争议商标的注册未违反《商标法》第七条、第九条、第十条、第三十二条（著作权）的规定，争议商标予以维持。
　　4、被申请人在第29、30、31、32、35等多个类别商品和服务上申请注册了四十余件商标，其中24件与本案争议商标图形相同的商标，还包括4件“客比特 CAPITE及图”商标等。
　　以上事实由申请人提交的证据、相关商标档案在案佐证。
　　一、关于本案的审理范围，依据《商标法实施条例》第六十二条规定，商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。基于此以及我局查明事实3可知，申请人就本案争议商标于2020年12月23日向我局提起无效宣告申请，我局已作出了商评字[2021]第0000251187号无效宣告裁定，且上述裁定已生效。故我局对申请人已经主张过的证据及理由在本案中适用一事不再理原则，不再重复审理。本案中，（1）申请人认为争议商标违反了《商标法》第七条、第九条、第十条的规定，在前述案件中已经经过审理，我局依法不再审理。（2）本案中，申请人主张争议商标侵犯其在先著作权，并提交了新的证据（证据11、13、16、（2022）鲁民终2514号民事判决书等），申请人关于“争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，被申请人不断恶意抢注与本案申请人卡通图形有关的商标，高仿申请人产品外包装，使用与申请人完全相同的领域，严重扰乱了市场秩序，违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定及第四十四条第一款的规定”，属于本案申请人对争议商标提出的新的理由，我局依法对上述新的事实和理由进行审理。
　　二、《商标法》第三十二条所指他人现有的在先权利系指在争议商标申请注册前已经取得的除商标权以外的其他在先权利，包括著作权。本案中，申请人主张争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。我局认为，申请人的“琥珀系列1”美术作品具有一定独创性，属于我国《著作权法》中规定的受保护的作品。根据申请人提交的证据5、6、9、16及经我局审理查明2可知，（2022）鲁民终2514号民事判决书中已认定由申请人提交的潮州市庵埠食品工业卫生检验所出具的《检验报告》及附图上显示的生产日期为2005年5月1日，结合申请人提交的《作品登记证书》等证据，可以证明洪笃全在2005年5月1日即已公开发表使用申请人主张享有著作权的作品琥珀系列1。而被申请人主张著作权及商标权等在先权利的证据显示的日期均在上述日期之后，故认定洪笃全为琥珀系列1作品的作者，洪笃全和其授权使用的申请人享有该作品的著作权。因此，在本案中申请人无相反证据证明的情况下，可认定在争议商标申请注册日前，洪笃全、申请人享有该作品的著作权。争议商标与申请人主张享有著作权的“琥珀系列1”美术作品中的图形在设计手法的独创性表达特点上差别细微，已构成著作权法意义上的实质性相似。加之，申请人与被申请人在同一地域，亦同为食品行业经营者，具有接触该作品的可能。被申请人未经申请人的许可或同意，仍然将申请人享有著作权的作品作为商标申请注册，侵犯了申请人的在先著作权，已构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
　　争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。本案中，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日之前，申请人已在与争议商标核定使用的水（饮料）等商品相同或类似商品上在先使用与争议商标相同或近似商标，且经使用已具有一定影响，故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
　　三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形。对此，我局认为：《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或不正当手段取得注册”的行为，是指申请商标注册违反诚实信用原则，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册。本案中，申请人尚无充分的证据证明，争议商标的注册采取了欺骗手段。因此，申请人的该项主张，我局不予支持。
　　本案中，由申请人提交的证据5、6、16、（2022）鲁民终2514号民事判决书等在案证据可知，洪笃全在2005年5月1日即已公开发表使用申请人主张享有著作权的作品琥珀系列1。而被申请人主张著作权及包括争议商标在内的商标权等在先权利的证据显示的日期均在上述日期之后，故认定洪笃全为琥珀系列1作品的作者，洪笃全和其授权使用的申请人享有该作品的著作权。上述证据亦可证明申请人所使用的琥珀小米锅巴产品包装最晚自2005年5月1日即已开始使用。争议商标与申请人主张享有著作权的“琥珀系列1”美术作品中的图形在设计手法和整体视觉效果上差别细微，难谓巧合。另经我局查明事实4可知，被申请人在第29、30、31、32、35等多个类别商品和服务上申请注册了四十余件商标，其中围绕申请人享有著作权的“琥珀系列1”美术作品中的图形或产品外包装装潢共申请注册了24件，还包括“客比特 CAPITE及图”等摹仿他人具有一定知名度的商标近似的商标。加之，被申请人与申请人在同一地域，亦同为食品行业经营者，对申请人的琥珀小米锅巴产品的包装装潢理应知晓，但其依然申请注册与申请人产品包装装潢基本一致的包装装潢或申请人享有著作权的“琥珀系列1”美术作品中的图形相同的商标，存在明显的故意。综上，被申请人围绕申请人享有著作权的美术作品或产品的包装装潢反复申请注册商标的行为具有明显的复制、抄袭和摹仿他人品牌的恶意，扰乱正常的商标注册管理秩序，并损害公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。
　　申请人的其他理由因无充分事实证据及法律依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:侯明洋
尤丽丽
贾玉竹

2023年07月27日

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