关于第35319085号“鼓山”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000043860号

　　申请人：森杰雷（香港）集团有限公司
　　委托代理人：福建省海峡知识产权事务所有限公司
　　被申请人：豉山（福建）食品有限公司
　　委托代理人：福建奕辰知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2022年2月28日对第35319085号“鼓山”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人持有第128098号“鼓山及图”商标、第5738370号“鼓山”商标、第5795635号“鼓山及图”商标（以下分别称引证商标一、二、三）的所有人，授权福建老酒酒业有限公司生产销售、广告宣传等市场营销活动。二、争议商标与引证商标一至三构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。三、争议商标的注册使用具有不正当竞争意图，系被申请人恶意抢注所指，极有可能在市场上造成混淆。四、被申请人囤积注册了大量商标却没有任何使用意图，其恶意申请注册的行为已超出一般商事主体正常的生产经营需要，具有明显的囤积注册商标的主观故意，扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序，被申请人的上述商标申请行为系不以使用为目的的恶意行为。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款、第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十五条以及《中华人民共和国民法典》（以下称《民法典》）的相关规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1、“鼓山”商标授权文件；2、申请人企业及“鼓山”商标所获荣誉情况；3、产品销售合同及发票；4、广告宣传合同发票及视频图片资料；5、产品图片。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标是根据诚实信用原则申请注册的，争议商标与申请人引证商标不构成近似商标，并未侵害申请人的在先权利。且争议商标系被申请人名下“鼓山”商标的同系列商标，不属于恶意抢注他人商标，其商标注册行为具有正当性，并非申请人所称的囤积商标。“鼓山”系列引证商标经历多番转让，申请人并未提供相应的事实证据证明其知名度，争议商标“搭便车”的说法缺乏事实依据。综上，争议商标应当予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件形式）：1、在先“鼓山”商标信息；2、“鼓山”产品销售材料；3、“鼓山”品牌宣传材料；4、被申请人及其产品所获荣誉；5、产品图片；6、“鼓山”牌味精产品检验报告；7、一品一码信息截图以及条形码续展发票。
　　申请人提交了以下主要质证意见：争议商标与引证商标在商标整体构成近似，指定商品之间具有密切关联性。被申请人提交的证据不足以证明争议商标经过使用与引证商标具有区分度。综上，争议商标应当予以无效宣告。
　　经审理查明：1、争议商标由福州东湖贸易有限公司于2018年12月14日申请注册，于2019年10月14日取得注册，核定使用在第30类糕点、食盐、酱油、味精等商品上，商标专用期至2029年10月13日。2020年2月6日经我局核准该商标被依法转让至本案被申请人名下。
　　2、引证商标一至三均于争议商标申请日前获准注册，引证商标一核定使用在第33类酒商品上，引证商标二、三核定使用在第33类米酒、料酒等商品上，引证商标一至三现均为申请人名下有效注册商标。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条属于总则性规定，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。我局将根据申请人的具体评审理由、在案证据等情况适用相应的实体条款予以审理。申请人依据《民法典》所提评审理由在《商标法》中已有体现，我局将依据2013年《商标法》的相关规定对本案进行审理。根据当事人提出的事实和理由，本案主要焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标一至三是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　关于焦点问题一，争议商标核定使用的糕点等商品与引证商标一核定使用的酒商品不属于同一种或类似商品，故争议商标与引证商标一未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　争议商标文字“鼓山”与引证商标二文字“鼓山”、引证商标三显著认读文字“鼓山”在文字构成、呼叫、视觉效果等方面相同或相近，已构成相同或近似商标。争议商标核定使用的食盐、酱油、味精、调味品商品与引证商标二、三核定使用的料酒商品在功能用途、销售渠道等方面相近，属于类似商品。争议商标在食盐、酱油、味精、调味品商品上若与引证商标二、三共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标在食盐、酱油、味精、调味品商品上与引证商标二、三已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标。争议商标核定使用的其余商品与引证商标二、三核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故争议商标在其余商品上与引证商标二、三未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标。
　　关于焦点问题二，鉴于申请人在食盐、酱油、味精、调味品商品上的注册有本案引证商标二、三，我局已依据2013年《商标法》第三十条的规定对争议商标在上述商品上予以无效宣告。因此，争议商标在上述商品上的注册无需再适用2013年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定予以审理。本案申请人提交在案的证据不足以证明其在争议商标申请日前其已将与争议商标相同或近似的商标在先使用在与争议商标核定使用的糕点等其余商品相同或类似商品上并在相关公众中产生了一定的影响。因此，争议商标在糕点等其余商品上的注册不属于2013年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
　　此外，申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标的注册属于2013年《商标法》第四条所指情形，故申请人的该项理由不能成立。申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十条第一款规定的主张缺乏事实依据，我局不予支持。申请人所提交证据不能证明争议商标具有欺骗性，且争议商标本身亦不易使公众对指定商品的质量等特点或者产地产生误认，故本案尚不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。申请人其他理由缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条以及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在食盐、酱油、味精、调味品商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李娟
管潇
王小源

2023年02月17日

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