关于第25686597号“李家木屋烧烤店”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2021]第0000034020号重审第0000000954号

　　申请人：深圳市正君餐饮管理顾问有限公司
　　委托代理人：广州三环专利商标代理有限公司
　　被申请人：广州正道餐饮管理有限公司（原被申请人：广州蜀名餐饮管理有限公司）
　　
　　申请人不服我局商评字[2021]第0000034020号《关于第25686597号“李家木屋烧烤店”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2021）京73行初7009号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。我局不服北京知识产权法院作出的上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院作出（2022）京行终6164号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　北京市高级人民法院判决认为，一、争议商标核定使用的“饭店；养老院；动物寄养；烹饪设备出租”等全部服务与第7990243号“木屋烧烤”商标（以下称引证商标二）核定使用的烤肉器具等所有商品、第7990242号“木屋烧烤”商标（以下称引证商标三）核定使用的厨房用具等所有商品，在功能用途、服务内容、消费对象等方面明显不同，不属于相同或类似商品或服务，争议商标与引证商标二、三共存，不会导致相关公众对商品或服务来源的混淆、误认，未违反《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十条的规定。二、争议商标核定使用的“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应；旅游房屋出租”服务与第7990246号“木屋户外及图”商标（以下称引证商标一）、第847988号“木屋及图”商标（以下称引证商标九）核定使用的“餐厅；餐馆；帐篷出租”等服务，在功能、用途、消费群体等方面存在关联，构成相同或类似服务。争议商标核定使用的“养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；烹饪设备出租”服务与引证商标一、九核定使用的餐馆等服务在服务内容、对象等方面区分明显，未构成同一种或类似服务。争议商标系文字商标，由中文“李家木屋烧烤店”构成。引证商标一系图文商标，由中文“木屋户外”及抽象房屋图形构成，“木屋”系显著识别部分之一。引证商标九由中文“木屋”和花瓣图形构成，中文“木屋”易于认读，系显著识别部分。争议商标与引证商标一、九显著识别部分或显著识别部分之一均含有“木屋”，且二者在文字构成、视觉效果、呼叫、含义等方面较为相近，构成近似标志。争议商标与引证商标一、九若共同使用在同一种或类似服务上，容易导致相关公众对服务来源产生混淆、误认，故争议商标与引证商标一、九构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。争议商标在“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应；旅游房屋出租”服务上的注册违反了《商标法》第三十条之规定。三、根据申请人提交的媒体宣传报道、“木屋烧烤”门店开设情况、所获荣誉、司法裁判保护记录等，可以证明在争议商标申请日之前，申请人将“木屋烧烤”作为服务名称使用在“饭店”服务上进行了持续广泛的使用和宣传，“木屋烧烤”作为服务名称已经在该行业领域具有一定知名度，成为饭店服务尤其是烧烤饭店服务上的知名服务名称，而且起到区分服务来源的作用，属于申请人在先使用的具有一定影响的未注册商标。争议商标标志“李家木屋烧烤店”完整包含“木屋烧烤”，其核定使用的“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应”服务与申请人经营的烧烤饭店服务构成同一种或类似服务，相关公众看到争议商标时，容易误以为使用争议商标的服务与申请人存在某种特定联系，从而对服务来源产生混淆误认，进而可能损害申请人的利益。同时考虑到申请人与原被申请人同属于广东省且属于同一行业经营者，原被申请人对申请人在先使用并具有一定知名度的“木屋烧烤”服务名称和商标理应知晓，但原被申请人仍申请注册与申请人在先知名服务名称和商标基本相同的争议商标，主观上难谓善意。故争议商标在“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应”服务上的注册既损害了申请人知名服务特有名称权益，同时也构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，违反了《商标法》第三十二条的规定。四、本案中，在案证据并不足以证明被申请人、原被申请人存在大量囤积商标、傍靠名牌的行为，其行为未扰乱正常的商标注册秩序，未损害社会公共利益，争议商标的注册未违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　根据法院判决，我局对本案重新审理如下：
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第43类“木屋户外及图”商标、第11类“木屋烧烤”商标、第21类“木屋烧烤”商标、第29类“木屋烧烤”商标、第30类“木屋烧烤”商标、第31类“木屋烧烤”商标、第32类“木屋烧烤”商标、第33类“木屋烧烤”商标（以下分别称引证商标一至八）构成类似商品、服务上的近似商标。二、被申请人申请注册争议商标具有明显恶意，违反诚实信用原则，属不正当竞争行为，并可能造成不良社会影响。三、申请人已经对引证商标进行了大量使用与宣传，在餐饮行业具有很高的知名度和影响力，各引证商标已经能够与申请人建立起对应关系，且在争议商标申请日前便对各引证商标进行了大量使用，拥有在先使用权。争议商标与申请人在先使用的品牌“木屋烧烤”完全相同，争议商标的注册与使用极易造成相关公众的混淆和误认，侵犯了申请人的在先使用权。综上，请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（八）项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：1、申请人各分公司营业执照及分店地址统计；2、被申请人门店地址统计；3、“木屋烧烤隋”实际使用及部分宣传图片；4、被申请人门店图片；5、“木屋烧烤”其他地区商标已注册证书；6、“木屋烧烤”已取得版权证书；7、申请人公司及品牌荣誉。
　　原被申请人答辩的主要理由：争议商标与申请人引证商标未构成类似商品/服务上的近似商标。争议商标经被申请人宣传使用已具有较高知名度，能与引证商标相区分，不会造成相关公众的混淆、误认。争议商标的注册及转让均合法有效，不因与申请人同业经营的被申请人受让该商标而推导商标注册恶意。争议商标是被申请人出于经营需要通过正当程序善意取得注册，其注册和使用不会造成相关公众的混淆误认。申请人的证据材料不足以证明其事实理由。综上，请求维持争议商标的注册。
　　原被申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：1、百度百科介绍；2、“李家木屋烧烤店”著作权登记证书；3、广告合同、相关证书、广告图片、媒体报道；4、在《今日头条》发布的广告视频、人物专访图片；5、门店图片、实物使用图片；6、品牌手册；7、官网、微信公众号、微博美团、小红书图片；8、百度检索页面。
　　针对原被申请人的答辩，申请人提出如下质证意见：申请人是第7990246号“木屋户外及图”商标、第7990243号“木屋烧烤”商标、第7990242号“木屋烧烤”商标、第847988号“木屋及图”商标（以下分别称引证商标一、二、三、九）的商标权人或被独占许可使用人，争议商标与引证商标一、二、三、九构成同一种或者类似商品（服务）上的近似商标。争议商标使用在旅游房屋出租、养老院、日间托儿所（看孩子）、动物寄养上具有欺骗性和不良影响，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项的规定。申请人“木屋烧烤”在全国范围已经具有较高知名度，成为识别服务来源的重要标志，“木屋烧烤”属于申请人的知名服务特有名称，争议商标的注册违反了《商标法》第九条、第三十二条的规定。被申请人品牌创始人注册争议商标侵犯了申请人在先知名服务的特有名称权，具有明显恶意。被申请人及被申请人关联企业多次申请与申请人“木屋烧烤”高度近似的商标，一贯具有摹仿申请人的知名品牌和商标的恶意，违反了诚实信用原则。综上，请求宣告争议商标无效。
　　申请人补充提交了以下主要证据（以光盘形式）：8、引证商标一、二、三、九商标注册证；9、引证商标一、九商标许可合同；10、申请人经营的各门店营业执照；11、申请人各门店招牌、菜单、餐具等装潢照片；12、国家图书馆检索报告；13、荣誉奖项；14、异议决定；15、“李家木屋烧烤店”百度百科、网页文章；16、被申请人官网截图、微信公众号截图。
　　针对申请人的质证意见，原被申请人提出如下答辩意见：争议商标与申请人引证商标一、二、三、九未构成类似商品/服务上的近似商标。申请人并非引证商标九的在先权利人或利害关系人，且引证商标九正处于无效宣告中。在第43类服务上在先有多件含有“木屋”的商标与引证商标九共存注册。争议商标经被申请人宣传使用已具有较高知名度，能与引证商标相区分，不会造成相关公众的混淆、误认。申请人提供的证据不能证明“木屋烧烤”为其知名服务特有的名称。争议商标的注册未违反诚实信用原则。综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人补充提交的主要证据与其答辩中提交的主要证据基本一致。
　　经审理查明：1、争议商标由李培香于2017年8月3日申请注册，2018年8月14日在第43类餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应；旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；烹饪设备出租服务上取得注册。2019年12月20日，争议商标经我局核准，转让至广州蜀名餐饮管理有限公司，即本案原被申请人。2021年7月6日，争议商标经我局核准，转让至广州木屋烧烤食品有限公司。2021年9月22日，争议商标注册人名义经核准变更为广州正道餐饮管理有限公司，即本案现被申请人。
　　2、由申请人理由书中所列举的引证商标一至八的商标名称、申请时间、初审公告时间、注册时间、商品项目信息，经我局查询可知引证商标一至八的注册号分别为第7990246号、第7990243号、第7990242号、第31215071号、第31211894号、第31207030号、第31216843号、第31204690号。
　　3、引证商标一由申请人于争议商标申请日前申请注册，核定使用在第43类自助餐厅、餐厅等服务上。2020年2月13日，引证商标一经我局核准转让至北京天天木屋餐饮管理有限公司。至本案审理时，引证商标一为北京天天木屋餐饮管理有限公司所有的在先有效注册商标。
　　引证商标二、三由申请人于争议商标申请日前申请注册，分别核定使用在第11类照明器械及装置等商品和第21类烤盘(烹调用具)等商品上。至本案审理时，引证商标二、三为申请人所有的在先有效注册商标。
　　申请人引证商标四至八申请日均晚于争议商标申请日，故引证商标四至八对争议商标并不构成在先权利障碍。
　　引证商标九由西安市碑林区木屋餐庄于争议商标申请日前申请注册，核定使用在第42类餐馆、自助餐馆等服务上。2013年1月，引证商标九经我局核准，转让至北京天天木屋餐饮管理有限公司。至本案审理时，引证商标九为北京天天木屋餐饮管理有限公司所有的在先有效注册商标。
　　4、由申请人提交的商标使用许可合同可知，引证商标一、九商标所有人北京天天木屋餐饮管理有限公司将引证商标一、九许可申请人使用，许可使用期限分别自2020年2月13日至2021年2月12日，2013年1月6日至2023年1月5日。
　　另由原被申请人提交的引证商标九商标使用许可备案公告显示，北京天天木屋餐饮管理有限公司将引证商标九许可申请人使用，许可期限自2017年11月14日至2026年6月13日。
　　以上事实由商标档案及申请人、原被申请人提供的证据予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的有关实体规定之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。依据我局查明事实4可知，本案申请人应为引证商标一、九的被许可使用人，构成《商标法》第四十五条第一款所指的“利害关系人”，具有以引证商标一、九作为在先权利提起本案无效宣告的主体资格。
　　一、争议商标核定使用的餐厅等服务与引证商标二核定使用的照明器械及装置等商品、引证商标三核定使用的烤盘(烹调用具)等商品不属于同一种或类似商品及服务。因此，争议商标与引证商标二、三未构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品及服务上的近似商标。争议商标“李家木屋烧烤店”与引证商标一“木屋户外及图”、引证商标九“木屋及图”显著识别部分或显著识别部分之一均含有“木屋”，在文字构成、呼叫、含义等方面相近，构成近似标识。争议商标核定使用的餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应；旅游房屋出租服务与引证商标一核定使用的餐厅；帐篷出租等服务、引证商标九核定使用的餐馆等服务属于同一种或类似服务，在上述服务上争议商标与引证商标一、九共存于市场，易使相关公众对服务来源产生混淆和误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似服务上的近似商标。争议商标核定使用的养老院等其余服务与引证商标一、九核定使用的服务不属于同一种或类似服务，在上述服务上争议商标与引证商标一、九未构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似服务上的近似商标。
　　二、根据申请人提交的媒体宣传报道、“木屋烧烤”门店开设情况、所获荣誉等证据，可以证明在争议商标申请日之前，申请人将“木屋烧烤”作为服务名称使用在“饭店”服务上进行了持续广泛的使用和宣传，“木屋烧烤”作为服务名称已经在该行业领域具有一定知名度，成为饭店服务尤其是烧烤饭店服务上的知名服务名称，而且起到区分服务来源的作用，属于申请人在先使用的具有一定影响的未注册商标。争议商标标志“李家木屋烧烤店”完整包含“木屋烧烤”，其核定使用的“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应”服务与申请人经营的烧烤饭店服务构成同一种或类似服务，相关公众看到争议商标时，容易误以为使用争议商标的服务与申请人存在某种特定联系，从而对服务来源产生混淆误认，进而可能损害申请人的利益。同时考虑到申请人与原被申请人同属于广东省且属于同一行业经营者，原被申请人对申请人在先使用并具有一定知名度的“木屋烧烤”服务名称和商标理应知晓，但原被申请人仍申请注册与申请人在先知名服务名称和商标基本相同的争议商标，主观上难谓善意。故争议商标在“餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应”服务上的注册既损害了申请人知名服务特有名称权益，同时也构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　三、申请人提交的证据不足以证明其与争议商标原所有人或原被申请人之间存在代理或代表关系，或具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知申请人商标存在，故申请人认为争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十五条的规定，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　四、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定主要适用于商标对于其指定使用商品或服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。申请人提交的证据不能证明争议商标构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止之情形，故对其有关主张不予支持。
　　五、争议商标本身无对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的含义，不属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。因此，本案不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十条第一款第（八）项之规定。
　　六、2013年《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形涉及的是宣告注册商标无效的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。申请人提交的证据不能证明争议商标的注册属于本款所指之情形，故申请人该项理由不能成立。
　　申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在餐厅；快餐馆；饭店；餐馆；流动饮食供应；旅游房屋出租服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李佳洁
张世莉
谢峥

2023年02月06日

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