关于第51042859号图形商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000026818号

　　申请人：特纳娱乐服务公司
　　委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
　　被申请人：张春生
　　
　　申请人于2021年12月06日对第51042859号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先注册的第1976583号“汤姆猫和傑利鼠TOM and JERRY及图”商标（以下称引证商标）已构成同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权益。四、被申请人注册争议商标的行为具有明显恶意，企图利用申请人商标的知名度来谋取不正当利益，违背诚实信用原则，构成“以其他不正当手段”申请注册的行为，会引起消费者的误认，产生不良社会影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1.申请人的财富排名资料；2.《猫和老鼠》动画片及角色的媒体报道、美国版权登记证书、申请人在不同国家的“猫和老鼠”商标的注册列表；3.被申请人名下注册商标资料、被抄袭商标介绍、售卖侵权产品的网页截图等。
　　被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1.争议商标由被申请人于2020年11月6日提出注册申请，于2021年8月28日获准注册，核定使用在第5类杀虫剂等商品上，商标专用期至2031年8月27日止。
　　2.引证商标的获准注册日期早于争议商标的申请日期，核定使用在第5类医用胶布等商品上，目前为申请人名下的有效注册商标。
　　3.至本案审理时，被申请人名下共100多件商标，包含“GREENLEAP”、“渌叶”、“adidas”、“米奇猫MIQIMAO”、“爱牢达”、“Aroldite”、“Nactalia”、“Aite-Cool”等。
　　以上事实有商标档案及申请人证据在案予以佐证。
　　我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条、第九条为原则性条款，其实质内容已体现于《商标法》相应实体条款中。我局将根据当事人的评审理由、提交的证据等情况适用《商标法》相应的实体条款予以审理。
　　一、争议商标核定使用的杀虫剂等商品与引证商标核定使用的商品，不属于相同或类似商品，故争议商标与引证商标未构成《商标法》第三十条所指的情形。
　　二、根据申请人提交的证据可以证明《猫和老鼠》、《TOM and JERRY》作为申请人旗下动画片及其中的卡通猫、卡通小老鼠角色在争议商标申请注册前已为相关公众所了解，由此知名的卡通猫、卡通小老鼠角色所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量的劳动和资本所获得。因此，作为在先卡通猫、卡通小老鼠角色应当作为在先合法权益得到保护。争议商标与该卡通猫、卡通小老鼠角色的整体形象相近，容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了该卡通猫、卡通小老鼠角色的知名度及影响力，挤占了申请人基于该卡通猫、卡通小老鼠角色而享有的市场优势地位和交易机会，故争议商标的注册侵犯了申请人就该卡通猫、卡通小老鼠角色所享有的在先权益，构成了《商标法》第三十二条前半段规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
　　三、申请人提交的证据可以证明申请对卡通猫TOM、卡通小老鼠角色JERRY作品享有在先著作权，该作品在争议商标申请日前已经公开发表。争议商标与该作品构成《著作权法》意义上的实质性相似。被申请人未经申请人许可申请注册争议商标，已构成对申请人在先著作权的侵犯。故争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条有关保护在先权利的规定。
　　四、《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形涉及的是商标带有欺骗性，容易使相关公众对指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认。申请人所称对其权益的损害不属于该规定调整的范畴。故申请人的此项主张不能成立。《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形涉及的是对我国公序良俗或社会公共利益的保护，申请人所称对其权益的损害不属于该规定调整的范畴，且争议商标本身亦不会对我国公序良俗或社会公共利益产生消极的、负面的影响。故申请人的此项主张不能成立。
　　五、根据查明事实3可知，除本案争议商标外，被申请人还先后申请注册了包含“GREENLEAP”、“渌叶”、“adidas”、“米奇猫MIQIMAO”、“爱牢达”、“Aroldite”、“Nactalia”、“Aite-Cool”等在内的多个与他人知名商标相同或近似的商标。我局认为，被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。因此，争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。
　　此外，申请人所提其余主张，我局不予支持。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:赵齐朝
马静
洪飞扬

2023年01月31日

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