关于第38506441号“ZUT”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000218697号

　　申请人：卡特彼勒公司
　　委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
　　被申请人：邢台中伟卓特液压科技有限公司
　　委托代理人：北京柒策国际知识产权代理有限公司邢台分公司
　　
　　申请人于2022年07月11日对第38506441号“ZUT”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人引证的第14039877号图形商标（以下称引证商标一）、第1728316号“CAT”商标（以下称引证商标二）、第12399541号“CAT”商标（以下称引证商标三）、第1728317号“CATERPILLAR”商标（以下称引证商标四）、第1972413号“卡特CAT”商标（以下称引证商标五）、第1728319号“CAT”商标（以下称引证商标六）、第1728318号“CATERPILLAR”商标（以下称引证商标七）、第12399533号“卡特”商标（以下称引证商标八）、第1972411号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标九）、第12399526号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标十）、第6545087号“CAT”商标（以下称引证商标十一）、第12399550号“CATERPILLAR”商标（以下称引证商标十二）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权，且构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。三、被申请人系申请人同行，在其官网上展示销售了包含申请人驰名商标“CAT”的机械配件产品，因此被申请人必然对申请人及其名下的品牌非常熟悉。被申请人关联公司还在其网络店铺内宣传申请人为其合作伙伴并突出使用申请人的驰名商标“CATERPILLAR”，显然被申请人是在明知申请人及其引证商标的情况下，恶意抄袭摹仿引证商标，攀附申请人的声誉，争议商标构成仿冒他人的注册商标。被申请人的行为属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为，同时构成不正当竞争。此外经申请人警告和协商，被申请人自愿出具声明表示放弃对争议商标的商业性使用以及不会在商业活动中使用申请人的“CAT”标识等。四、申请人的“CAT”系列商标是驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，其注册和使用容易误导相关公众，损害申请人和消费者的合法权益。五、争议商标的注册易误导和欺骗消费者，必然在市场上造成不良影响。六、申请人请求认定第3050050号“CAT”商标（以下称引证商标十三）、第6795454号“CAT”商标（以下称引证商标十四）、第3840208号“CAT”商标（以下称引证商标十五）、第3840209号“CAT”商标（以下称引证商标十六）、第148057号“CATEAPILLAR”商标（以下称引证商标十七）、第590448号“CAT”商标（以下称引证商标十八）、第1976228号“卡特”商标（以下称引证商标十九）为“服装；挖掘机”等商品上的驰名商标。综上，依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人向我局提交了以下主要证据：
　　1、世界工程机械制造商等相关排行榜、中国市场份额相关报道；
　　2、申请人财务报告及业绩相关报道；
　　3、《著名和驰名商标》第二版摘页、1999年《全国重点商标保护名录》部分分页节选；
　　4、申请人在中国子公司/分支机构、独立代表商企业工商登记信息；
　　5、机械产品中国部分媒体刊登广告、国家图书馆文献资料、相关新闻报道等；
　　6、鞋靴、服饰专卖店信息、上述产品中国媒体刊登广告；
　　7、相关无效宣告裁定、法院判决；
　　8、申请人与卡特彼勒（青州）有限公司关系证明文件；
　　9、被申请人盖章声明文件；
　　10、著作权登记证书；
　　11、其他证据资料等。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与各引证商标差异明显，未构成近似商标。二、争议商标为被申请人独创，有其特定的来源和内涵，被申请人申请注册争议商标完全出于自身宣传使用的需要，并无任何主观恶意，未违反诚实信用原则。三、争议商标与申请人引证商标未构成实质性近似，未违反《商标法》第三十二条的规定。四、申请人提交的证据不能证明“CAT”在相关商品上具有较高的知名度，不构成驰名商标，争议商标与申请人“CAT”商标并未构成近似商标，同时争议商标指定使用商品与申请人“CAT”赖以知名的商品相差甚远，未违反《商标法》第十三条的规定。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1、被申请人营业执照、企业官网截图；
　　2、争议商标使用推广截图；
　　3、争议商标及品牌相关新闻报道、相关荣誉。部分协议截图；
　　4、被申请人部分销售合同、转账记录、发票及海关详情截图；
　　5、异议决定书等。
　　申请人提出的质证意见与无效宣告申请理由基本相同。
　　经审理查明：一、争议商标由被申请人于2019年5月28日申请注册，注册公告日期为2021年5月28日，商标专用权期限至2030年2月6日，核定使用在第4类“电能”等商品上。
　　二、引证商标一至十九在争议商标申请注册日之前均已提出注册申请，核定使用在第4、7、25类“农业机械”等商品上，现为申请人名下有效商标。
　　上述事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，《商标法》第七条、第九条为商标注册使用的总则性规定，该条规定的立法精神已在《商标法》其他具体规定中有所体现。因此，我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标的注册是否属于《商标法》第三十条所指情形。本案中，争议商标与引证商标一至十二整体尚可区分，未构成近似商标。
　　二、争议商标与申请人主张具有较高知名度的“CATEAPILLAR；CAT；卡特CAT”商标尚有区别，未构成复制、摹仿。争议商标的注册使用应不致误导公众从而损害申请人的利益，故申请人请求依据《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效的理由，我局不予支持。
　　三、本案中申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日之前，申请人已在与争议商标核定使用的“电能”等相同或类似商品上在中国在先使用与争议商标相同或近似商标，且经使用已具有一定影响。故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
　　四、《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，著作权为上述在先权利之一。《著作权法》所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中，争议商标整体与申请人主张享有著作权的作品在整体外观、视觉效果上存在差异，未构成实质性近似，故争议商标的注册不致损害其著作权，未违反《商标法》第三十二条的规定。
　　五、申请人请求依据《商标法》第十五条的规定宣告争议商标无效，但在案证据不足以证明申请人与被申请人之间存在代理、代表关系或合同、业务往来及其他关系，故申请人上述请求我局不予支持。
　　六、《商标法》第十条第一款第（七）项主要禁止的是故意夸大商品或服务的功能、作用等，从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相，欺骗消费者，容易使公众对商品或服务的质量等特点或产地产生误认的商标注册。本案中，尚无充分证据证明争议商标的注册带有欺骗性，也不足以证明争议商标的注册会使公众对商品的质量等特点产生误认。因此，争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。
　　《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”主要指商标注册对社会上良好风气、习惯、社会公共利益、公共秩序产生负面、消极影响。本案中，尚无充分证据证明争议商标的注册会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。
　　另，《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案中，尚无充分的证据证明，争议商标的注册采取了欺骗或其他不正当手段从而违反诚实信用原则。因此，申请人的该项主张，我局不予支持。申请人请求依据《商标法》第四条之规定宣告争议商标无效之主张，缺乏足够证据，我局不予支持。
　　另外，双方当事人有关“CAT及图”商标的约定与本案无关，我局不予评述。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张福伦
曲红阳
王若凡

2023年07月28日

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